特許発明を一部分で実施し他部分では実施しないイ号についての侵害判断 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
東京地裁昭和５１．２．１６（判例タイムス３４１号２８２頁、「パチンコ球流通樋事件」）
・「パチンコ球流通樋の内側断面を角形としたこと」を構成要件の１つとする実用新案権に関し、考案の詳細な説明として、「従来のパチンコ球計数器はパチンコ球の流れる樋の内側断面が円形であったため、樋の内側とパチンコ球の接触面が増加し、流れの抵抗が大きくなり、計数能率が低下する。本件考案によれば、パチンコ球と樋の内側との接触部が少なくなり能率的に計数することができる」と記載されていた事案。
・「・・・明細書中に流通樋の一部を角形以外とした構成は全く示されていないことからすれば、本件考案はパチンコ球の流通樋の全長にわたってその内側を角形にすることを所期の目的達成のためのため必要な構成としているものと解するのが相当である。一方被告製品においては、パチンコ球の流通樋の一部にその断面が角形でない部分があるから、被告製品は本件考案の構成要件の１つを充足しない。」と判示された。
・特許法概説（吉藤）においても分析されている事案である。
【私見】
・本事案は、特許明細書中の作用効果の記載が参酌され、権利範囲が狭く解釈された事案として議論されることが多い。
・特許明細書中のクレーム以外の記載にもう少し配慮をしていれば（例えば追加実施例として、流通樋の一部にその断面が角形でない部分がある実施例を記載しておけば）、被告製品を侵害とすることができたであろう。
・ベストモードを実施例として明細書に記載することは勿論大事であるが、広いクレームをサポートするための、より効果レベルの低い実施例や尚書きを記載しておかなければ、特許の価値は著しく低くなる可能性がある（本事案の権利も、侵害回避が極めて容易であり、権利が有名無実化している）。
・逆に、特許権を回避する側（非侵害を主張する側）は、装置の一部においてだけでの発明の実施により、非侵害を主張できないかを検討する余地がある。一部においてだけでの発明の実施には、本件のような「構成的な一部分」のみならず、「時間的な一部分」なども検討の余地がある。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
明細書中の「尚書き」（変形例）によりクレーム解釈が広げられた事例 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
明細書中の「尚書き」（変形例）によりクレーム解釈が広げられた事例
平成23年01月31日 知的財産高等裁判所 特許権侵害差止等請求控訴事件
平成22(ネ)10031
【争点】
被告製品のシンクが，構成要件Ｃ１「（前記）後の壁面である後方側の壁面は，前記上側段部と前記中側段部との間が，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面となっている」を充足するか否か
【裁判所判断】
上記記載によれば，構成要件Ｃ１の「・・・後方側の壁面は，前記上側段部と前記中側段部との間が，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面となっている」は，従来技術においては，前後の壁面の上部に上側段部が，深さ方向の中程に中側段部が形成されている流し台のシンクでは，上側段部と中側段部のそれぞれに，上側あるいは中側専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して，同課題を解決するため，後方側の壁面について，上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さに形成して，それら上側段部と中側段部とに，選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを図ったものである。
ところで，上記記載における「発明の実施形態」では，後方側の壁面は，上側段部から中側段部に至るすべてが，奧方に向かって延びる傾斜面であり，垂直部は存在するわけではない。
しかし，本件明細書中には，「本発明は，上述した実施の形態に限定されるわけではなく，その他種々の変更が可能である。・・・また，シンク８ｇの後方側の壁面８ｉは，上側段部８ｆと中側段部８ｎとの間が，第２の段部８ｂを経由して，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる上部傾斜面８ｐとなっていなくとも，上側段部８ｆと中側段部８ｎとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう，奥方に延びるように形成されているものであればよく，その形状は任意である。」と記載されていることを考慮するならば，後方側の壁面の形状は，上側段部と中側段部との間において，下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面を用いることによって，上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にすることができるものであれば足りるというべきである。
そうすると，構成要件Ｃ１の「前記後の壁面である後方側の壁面は，前記上側段部と前記中側段部との間が，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面となっている」とは，後方側の壁面の形状について，上側段部と中側段部との間のすべての面が例外なく，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面で構成されている必要はなく，上側段部と中側段部との間の壁面の一部について，下方に向かうにつれて奥行き方向に傾斜する斜面とすることによって，上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にするものを含むと解するのが相当である。
【メモ】
特許発明の解決課題および効果がイ号製品と同じであるか、ならびに明細書中の所謂「尚書き」により構成要件C1を広めに解釈。
なお原審（東京地方裁判所 平成２１年（ワ）第５６１０号）では、特許法第70条第2項を根拠とするクレーム用語の限定解釈、および補正により構成C1が限定されたことで特許がなされたことから、構成要件C1を狭く解釈した。
【明細書作成実務の指針】
（１）発明について、広めの課題-作用-効果を記載することの重要性
（２）クレーム文言に対応する構成については、実施例として様々な変形例、尚書きを記載すること
（３）クレーム文言の選択の重要性（出願時・補正クレーム作成時）
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
平成23年01月31日 知的財産高等裁判所 特許権侵害差止等請求控訴事件
平成22(ネ)10031
【争点】
被告製品のシンクが，構成要件Ｃ１「（前記）後の壁面である後方側の壁面は，前記上側段部と前記中側段部との間が，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面となっている」を充足するか否か
【裁判所判断】
上記記載によれば，構成要件Ｃ１の「・・・後方側の壁面は，前記上側段部と前記中側段部との間が，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面となっている」は，従来技術においては，前後の壁面の上部に上側段部が，深さ方向の中程に中側段部が形成されている流し台のシンクでは，上側段部と中側段部のそれぞれに，上側あるいは中側専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して，同課題を解決するため，後方側の壁面について，上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さに形成して，それら上側段部と中側段部とに，選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを図ったものである。
ところで，上記記載における「発明の実施形態」では，後方側の壁面は，上側段部から中側段部に至るすべてが，奧方に向かって延びる傾斜面であり，垂直部は存在するわけではない。
しかし，本件明細書中には，「本発明は，上述した実施の形態に限定されるわけではなく，その他種々の変更が可能である。・・・また，シンク８ｇの後方側の壁面８ｉは，上側段部８ｆと中側段部８ｎとの間が，第２の段部８ｂを経由して，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる上部傾斜面８ｐとなっていなくとも，上側段部８ｆと中側段部８ｎとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう，奥方に延びるように形成されているものであればよく，その形状は任意である。」と記載されていることを考慮するならば，後方側の壁面の形状は，上側段部と中側段部との間において，下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面を用いることによって，上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にすることができるものであれば足りるというべきである。
そうすると，構成要件Ｃ１の「前記後の壁面である後方側の壁面は，前記上側段部と前記中側段部との間が，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面となっている」とは，後方側の壁面の形状について，上側段部と中側段部との間のすべての面が例外なく，下方に向かうにつれて，奥方に向かって延びる傾斜面で構成されている必要はなく，上側段部と中側段部との間の壁面の一部について，下方に向かうにつれて奥行き方向に傾斜する斜面とすることによって，上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にするものを含むと解するのが相当である。
【メモ】
特許発明の解決課題および効果がイ号製品と同じであるか、ならびに明細書中の所謂「尚書き」により構成要件C1を広めに解釈。
なお原審（東京地方裁判所 平成２１年（ワ）第５６１０号）では、特許法第70条第2項を根拠とするクレーム用語の限定解釈、および補正により構成C1が限定されたことで特許がなされたことから、構成要件C1を狭く解釈した。
【明細書作成実務の指針】
（１）発明について、広めの課題-作用-効果を記載することの重要性
（２）クレーム文言に対応する構成については、実施例として様々な変形例、尚書きを記載すること
（３）クレーム文言の選択の重要性（出願時・補正クレーム作成時）
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弁理士ＴＹ
侵害訴訟で（明細書が主な原因として）特許権者が敗訴する類型 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
侵害訴訟で（明細書が主な原因として）特許権者が敗訴する類型
（日本・外国共通）
セミナーでの話題のため、特許侵害訴訟の過去の判例（日本・外国）を見直し、「特許明細書」が敗訴の原因とされたものを類型化してみました（日本・外国共通）。
中間処理での禁反言、ＩＤＳの提出ミス、不誠実な行為など、明細書以外に原因があるものを除きます。
類型（１）～（３）が敗訴の原因となることが多いものと思います。類型（１）～（３）に関しては、よい明細書作成の基本中の基本でもあると思います。
［類型］
（１）発明の上位概念化（発明思想の根本を捉える作業）の不足（→侵害論で文言非侵害）
（２）クレーム中に不要な記載がある（→侵害論に影響）
（３）クレームを上位概念化しているが、広さをサポートする実施例が不足（機能手段クレームなど。→侵害論でのクレーム限定解釈、無効論での記載不備、先行技術によって容易に無効に（訂正不可能））
（４）侵害立証が困難（→侵害論に影響）
（５）クレームの記載が不明瞭・誤記がある（→侵害論でのクレーム限定解釈、無効論での記載不備に）
（６）他のカテゴリのクレーム（プログラムなど）、部品クレームなどが不足（→侵害論で文言非侵害、間接侵害非成立）
（７）未来の技術革新への考慮不足（→侵害論に影響）
（８）実施例（目的、クレーム構成要素の説明、効果）中に、クレーム文言を狭める記載がある
なお一般に、特許に関する争いが裁判の判決によって決着されることは少なく、判例は、数多い特許紛争の中の氷山の一角にすぎません。この点を見失って、判例に振り回されるのもよくないと思います。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
（日本・外国共通）
セミナーでの話題のため、特許侵害訴訟の過去の判例（日本・外国）を見直し、「特許明細書」が敗訴の原因とされたものを類型化してみました（日本・外国共通）。
中間処理での禁反言、ＩＤＳの提出ミス、不誠実な行為など、明細書以外に原因があるものを除きます。
類型（１）～（３）が敗訴の原因となることが多いものと思います。類型（１）～（３）に関しては、よい明細書作成の基本中の基本でもあると思います。
［類型］
（１）発明の上位概念化（発明思想の根本を捉える作業）の不足（→侵害論で文言非侵害）
（２）クレーム中に不要な記載がある（→侵害論に影響）
（３）クレームを上位概念化しているが、広さをサポートする実施例が不足（機能手段クレームなど。→侵害論でのクレーム限定解釈、無効論での記載不備、先行技術によって容易に無効に（訂正不可能））
（４）侵害立証が困難（→侵害論に影響）
（５）クレームの記載が不明瞭・誤記がある（→侵害論でのクレーム限定解釈、無効論での記載不備に）
（６）他のカテゴリのクレーム（プログラムなど）、部品クレームなどが不足（→侵害論で文言非侵害、間接侵害非成立）
（７）未来の技術革新への考慮不足（→侵害論に影響）
（８）実施例（目的、クレーム構成要素の説明、効果）中に、クレーム文言を狭める記載がある
なお一般に、特許に関する争いが裁判の判決によって決着されることは少なく、判例は、数多い特許紛争の中の氷山の一角にすぎません。この点を見失って、判例に振り回されるのもよくないと思います。
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「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」（平成２０年（行ケ）第１０００１号 知財高裁平成２０年８月２６日判決） [国内法・国内判例など（JP:特許）]
平成２０年（行ケ）第１０００１号 知財高裁平成２０年８月２６日判決
（発明の成立性、特許法第２条１項）
・・・
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由２について
当裁判所は，本願発明が，人の精神活動又は人為的取り決めであり，自然法則を利用したものといえないとした審決の論理及び結論には誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。
(1) 特許法２条１項所定の発明の意義
特許法２条１項は，発明について，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定する。したがって，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，いかに，具体的であり有益かつ有用なものであったとしても，その課題解決に当たって，自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には，そのような技術的思想の創作は，特許法２条１項所定の「発明」には該当しない。
ところで，人は，自由に行動し，自己決定することができる存在であり，通常は，人の行動に対して，反復類型性を予見したり，期待することは不可能である。したがって，人の特定の精神活動（社会活動，文化活動，仕事，余暇の利用等あらゆる活動を含む。），意思決定，行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても，人の特定の精神活動，意思決定や行動態様等自体は，直ちには自然法則の利用とはいえないから，特許法２条１項所定の「発明」に該当しない。
他方，どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても，人の精神活動，意思決定又は行動態様と無関係ではなく，また，人の精神活動等に有益・有用であったり，これを助けたり，これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから，人の精神活動等が含まれているからといって，そのことのみを理由として，自然法則を利用した課題解決手法ではないとして，特許法２条１項所定の「発明」でないということはできない。
以上のとおり，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，その構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様を含んでいたり，人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において，そのことのみを理由として，特許法２条１項所定の「発明」であることを否定すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察し，かつ，明細書等の記載を参酌して，自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には，同項所定の「発明」に該当するというべきである。
・・・
(3) 特許法２条１項所定の「発明」への該当性について
ア 前記(2)の認定を基礎に，本願発明の特許法２条１項の「発明」該当性について判断する。
本願発明の特徴は，以下のとおりである。
すなわち，英語においては，発音のパタンが多く，文字と発音の「ズレ」も著しいため，発音から文字の綴り字を推測することは難しい。その点を解決するための手段として，本願発明は，非母語話者であっても，一般に，音声（特に子音音素）を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して，聞き取った音声中の子音音素を対象として辞書を引くことにより，綴り字が分からなくても英単語を探し，その綴り字，対訳語などの情報を確認できるようにし，子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。
そして，子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列をａｂｃ順に採用している点からすると，本願発明においては，英語の非母語話者にとっては，母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として，これを利用していることは明らかである。そうすると，本願発明は，人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち，音声に対する認識能力，その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し，子音に対する高い識別能力という性質を利用して，正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから，自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており，特許法２条１項所定の「発明」に該当するものと認められる。
イ この点につき，審決は，特許法２条１項所定の「発明」に該当しない根拠を，概要，以下のとおり述べる。
(ア) 「一，言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるために，英語の音声を子音，母音子音アクセント，スペル，対訳の四つの要素を横一行にさせた上，さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に配列させた。」との記載は，対訳辞書の引く方法の特徴というよりは，引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって，本願発明の「辞書を引く方法」は，人間が対訳辞書を引く方法を特許請求するものであると解釈可能であるから，対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである。
「二，英語音声を音響物理上の特性から分類した上，情報処理の文字コードの順に配列させたので，コンピュ－タによるデータの処理に適し，単語の規則的，高速的検索を実現した上，対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。」との記載は，この特徴もやはり対訳辞書の引く方法の特徴というよりは，引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって，本願発明の「辞書を引く方法」は，人間が対訳辞書を引く方法を特許請求するものであると解釈可能であるから，対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである。
「三，辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち，まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は，さらにこれら単語の母音，アクセントレベルの音響上の違いを照合する。」との記載は，人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴にしたがって分類処理し，人間が対訳辞書を引く方法を記述しているものであり，人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴を分類処理することは，専ら人間の精神活動を規定したものにすぎず，人間の精神活動である分類処理の結果にしたがって，人間が辞書を引く動作は，人間が行うべき動作を特定しており，人為的取り決めそのものといえ，やはり，自然法則を利用しているものとはいえないなどの理由を述べる。
(イ) しかし，審決の判断は，以下のとおり失当である。
前記(1)のとおり，出願に係る特許請求の範囲に記載された技術的思想の創作が自然法則を利用した発明であるといえるか否かを判断するに当たっては，出願に係る発明の構成ごとに個々別々に判断すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである（明細書及び図面が参酌される場合のあることはいうまでもない。）。そして，この場合，課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に，自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって，特許法２条１項所定の「発明」に当たるかを判断すべきであって，課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたり，人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって，そのことのみを理由として，同項所定の「発明」であることを否定すべきではない。
そのような観点に照らすならば，審決の判断は，①「対訳辞書の引く方法の特徴というよりは，引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって，・・・対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである」などと述べるように，発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく，本願発明が「方法の発明」であるということを理由として，自然法則の利用がされていないという結論を導いており，本願発明の特許請求の範囲の記載の全体的な考察がされていない点，及び，②およそ，「辞書を引く方法」は，人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めであると断定し，そもそも，なにゆえ，辞書を引く動作であれば「人為的な取り決めそのもの」に当たるのかについて何ら説明がないなど，自然法則の利用に当たらないとしたことの合理的な根拠を示していない点において，妥当性を欠く。したがって，審決の理由は不備であり，その余の点を判断するまでもなく，取消しを免れない。
のみならず，前記のとおり，本願の特許請求の範囲の記載においては，対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で，人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力（子音に対する優位的な識別能力）を利用することによって，英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現するための方法を示しているのであるから，本願発明は，自然法則を利用したものということができる。本願発明には，その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが，そのことゆえに，本願発明が全体として，単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず，特許法２条１項所定の「発明」に該当しないとすべきではなく，審決は，その結論においても誤りがある。
・・・
**********
【メモ】
実務にどう活かしてゆくべきか、興味深い判決である。
（知財管理，2010，Vol.60，No.11, pp.1871-1877、「判例研究 No.349、綴りが分からない単語を検索できる英語辞書を引く方法の発明性」においては、反対説の立場での詳細な検討がなされている。）
大前提である、「出願に係る特許請求の範囲に記載された技術的思想の創作が自然法則を利用した発明であるといえるか否かを判断するに当たっては，出願に係る発明の構成ごとに個々別々に判断すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである（明細書及び図面が参酌される場合のあることはいうまでもない。）。そして，この場合，課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に，自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって，特許法２条１項所定の「発明」に当たるかを判断すべきであって，課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたり，人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって，そのことのみを理由として，同項所定の「発明」であることを否定すべきではない。」との考えには、賛成できる（括弧書き内も、「場合のある」と述べられている点に注視すれば、リパーゼ判決と整合するものと思われる。また、「特許請求の範囲の記載全体を考察すべき」との考えは、現行の審査基準の考えに合致する）。
椿特許事務所
弁理士TY
（発明の成立性、特許法第２条１項）
・・・
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由２について
当裁判所は，本願発明が，人の精神活動又は人為的取り決めであり，自然法則を利用したものといえないとした審決の論理及び結論には誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。
(1) 特許法２条１項所定の発明の意義
特許法２条１項は，発明について，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定する。したがって，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，いかに，具体的であり有益かつ有用なものであったとしても，その課題解決に当たって，自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には，そのような技術的思想の創作は，特許法２条１項所定の「発明」には該当しない。
ところで，人は，自由に行動し，自己決定することができる存在であり，通常は，人の行動に対して，反復類型性を予見したり，期待することは不可能である。したがって，人の特定の精神活動（社会活動，文化活動，仕事，余暇の利用等あらゆる活動を含む。），意思決定，行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても，人の特定の精神活動，意思決定や行動態様等自体は，直ちには自然法則の利用とはいえないから，特許法２条１項所定の「発明」に該当しない。
他方，どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても，人の精神活動，意思決定又は行動態様と無関係ではなく，また，人の精神活動等に有益・有用であったり，これを助けたり，これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから，人の精神活動等が含まれているからといって，そのことのみを理由として，自然法則を利用した課題解決手法ではないとして，特許法２条１項所定の「発明」でないということはできない。
以上のとおり，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，その構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様を含んでいたり，人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において，そのことのみを理由として，特許法２条１項所定の「発明」であることを否定すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察し，かつ，明細書等の記載を参酌して，自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には，同項所定の「発明」に該当するというべきである。
・・・
(3) 特許法２条１項所定の「発明」への該当性について
ア 前記(2)の認定を基礎に，本願発明の特許法２条１項の「発明」該当性について判断する。
本願発明の特徴は，以下のとおりである。
すなわち，英語においては，発音のパタンが多く，文字と発音の「ズレ」も著しいため，発音から文字の綴り字を推測することは難しい。その点を解決するための手段として，本願発明は，非母語話者であっても，一般に，音声（特に子音音素）を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して，聞き取った音声中の子音音素を対象として辞書を引くことにより，綴り字が分からなくても英単語を探し，その綴り字，対訳語などの情報を確認できるようにし，子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。
そして，子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列をａｂｃ順に採用している点からすると，本願発明においては，英語の非母語話者にとっては，母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として，これを利用していることは明らかである。そうすると，本願発明は，人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち，音声に対する認識能力，その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し，子音に対する高い識別能力という性質を利用して，正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから，自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており，特許法２条１項所定の「発明」に該当するものと認められる。
イ この点につき，審決は，特許法２条１項所定の「発明」に該当しない根拠を，概要，以下のとおり述べる。
(ア) 「一，言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるために，英語の音声を子音，母音子音アクセント，スペル，対訳の四つの要素を横一行にさせた上，さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に配列させた。」との記載は，対訳辞書の引く方法の特徴というよりは，引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって，本願発明の「辞書を引く方法」は，人間が対訳辞書を引く方法を特許請求するものであると解釈可能であるから，対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである。
「二，英語音声を音響物理上の特性から分類した上，情報処理の文字コードの順に配列させたので，コンピュ－タによるデータの処理に適し，単語の規則的，高速的検索を実現した上，対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。」との記載は，この特徴もやはり対訳辞書の引く方法の特徴というよりは，引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって，本願発明の「辞書を引く方法」は，人間が対訳辞書を引く方法を特許請求するものであると解釈可能であるから，対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである。
「三，辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち，まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は，さらにこれら単語の母音，アクセントレベルの音響上の違いを照合する。」との記載は，人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴にしたがって分類処理し，人間が対訳辞書を引く方法を記述しているものであり，人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴を分類処理することは，専ら人間の精神活動を規定したものにすぎず，人間の精神活動である分類処理の結果にしたがって，人間が辞書を引く動作は，人間が行うべき動作を特定しており，人為的取り決めそのものといえ，やはり，自然法則を利用しているものとはいえないなどの理由を述べる。
(イ) しかし，審決の判断は，以下のとおり失当である。
前記(1)のとおり，出願に係る特許請求の範囲に記載された技術的思想の創作が自然法則を利用した発明であるといえるか否かを判断するに当たっては，出願に係る発明の構成ごとに個々別々に判断すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである（明細書及び図面が参酌される場合のあることはいうまでもない。）。そして，この場合，課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に，自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって，特許法２条１項所定の「発明」に当たるかを判断すべきであって，課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたり，人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって，そのことのみを理由として，同項所定の「発明」であることを否定すべきではない。
そのような観点に照らすならば，審決の判断は，①「対訳辞書の引く方法の特徴というよりは，引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって，・・・対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである」などと述べるように，発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく，本願発明が「方法の発明」であるということを理由として，自然法則の利用がされていないという結論を導いており，本願発明の特許請求の範囲の記載の全体的な考察がされていない点，及び，②およそ，「辞書を引く方法」は，人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めであると断定し，そもそも，なにゆえ，辞書を引く動作であれば「人為的な取り決めそのもの」に当たるのかについて何ら説明がないなど，自然法則の利用に当たらないとしたことの合理的な根拠を示していない点において，妥当性を欠く。したがって，審決の理由は不備であり，その余の点を判断するまでもなく，取消しを免れない。
のみならず，前記のとおり，本願の特許請求の範囲の記載においては，対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で，人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力（子音に対する優位的な識別能力）を利用することによって，英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現するための方法を示しているのであるから，本願発明は，自然法則を利用したものということができる。本願発明には，その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが，そのことゆえに，本願発明が全体として，単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず，特許法２条１項所定の「発明」に該当しないとすべきではなく，審決は，その結論においても誤りがある。
・・・
**********
【メモ】
実務にどう活かしてゆくべきか、興味深い判決である。
（知財管理，2010，Vol.60，No.11, pp.1871-1877、「判例研究 No.349、綴りが分からない単語を検索できる英語辞書を引く方法の発明性」においては、反対説の立場での詳細な検討がなされている。）
大前提である、「出願に係る特許請求の範囲に記載された技術的思想の創作が自然法則を利用した発明であるといえるか否かを判断するに当たっては，出願に係る発明の構成ごとに個々別々に判断すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである（明細書及び図面が参酌される場合のあることはいうまでもない。）。そして，この場合，課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に，自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって，特許法２条１項所定の「発明」に当たるかを判断すべきであって，課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたり，人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって，そのことのみを理由として，同項所定の「発明」であることを否定すべきではない。」との考えには、賛成できる（括弧書き内も、「場合のある」と述べられている点に注視すれば、リパーゼ判決と整合するものと思われる。また、「特許請求の範囲の記載全体を考察すべき」との考えは、現行の審査基準の考えに合致する）。
椿特許事務所
弁理士TY
平成２１年度特許委員会公開フォーラム ＆ ＳＴＦの練習問題 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
平成２２年３月２日（火）１３：３０～１７：００に、大阪科学技術センターの８階大ホールにて、平成２１年度の日本弁理士会の特許委員会公開フォーラムが開催されました。
これは、日本弁理士会の特許委員会にて検討された重要テーマの報告会であり、筆者も出席させて頂きました。
フォーラムでは、以下の５つのテーマに関しての報告が行われました。
１．シフト補正回避のための３７条拒絶理由対応法
２．発明の認定における明細書の参酌 ～リパーゼ判決の例外～
３．「サポート要件」と「実施可能要件」とを並存させる必要性
４．特許権侵害訴訟での「クレーム解釈」と「権利無効の抗弁」に関する各国比較
５．ダブルトラック－裁判所と特許庁との判断齟齬についての検討
どのテーマも、最近話題や問題になったトピックであり、非常に勉強になりました。発表者の皆様、研究委員の皆様、ありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。
「シフト補正回避のための３７条拒絶理由対応法」は、いわゆるＳＴＦ（特別な技術的特徴）に関するものであり、制度が導入されてまだそれほど時間が経過しておらず、運用が確立されていない部分が大きいだけに、具体的事例は参考になりました。
ＳＴＦ（特別な技術的特徴）に関しては、２年ほど前、当ブログにも書いたのですが（↓）、
http://tsubakipat.blog.so-net.ne.jp/2008-05-29
http://tsubakipat.blog.so-net.ne.jp/2008-05-26
まだ実務をやっていて疑問になる点は多いので、ここに練習問題を残しておきます。
「練習問題１」
以下の［仮想事例１］の特許請求の範囲を想定する。
［仮想事例１］
【請求項１】 ＡおよびＢを備えた、○○装置。
【請求項２】 Ｃをさらに備えた、請求項１に記載の○○装置。
【請求項３】 Ｄをさらに備えた、請求項１または２に記載の○○装置。
【請求項４】 Ｅをさらに備えた、請求項１から３のいずれかに記載の○○装置。
この場合、例えば請求項１が新規なものであれば、全ての請求項は、共通のＳＴＦを持つこととなり、全ての請求項が審査の対象となる（全ての請求項は、単一性を有する）。
一方、請求項１が新規なものでなければ、請求項１と他の請求項とは共通のＳＴＦを有さないので、単一性がないこととなる。
この場合、請求項１に従属する請求項を順次、ＳＴＦを有する請求項が現れるまで辿ってゆく。ＳＴＦを有する請求項（請求項Ｘ）が現れると、請求項Ｘ、およびそれに従属する全ての請求項、ならびにそれまでにＳＴＦの有無を判断した請求項が実体的な審査（新規性・進歩性判断）の対象とされる。
（なお、上記の「それまでにＳＴＦの有無を判断した請求項」は、審査で通常は、「新規性なし」と判断されるものと思われる）。
次に、以下の［仮想事例２］の特許請求の範囲を想定する。
［仮想事例２］
【請求項１】 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、およびＥを備えた、○○装置。
【請求項２】 Ｃを備えないことを特徴とする、請求項１に記載の○○装置。
【請求項３】 Ｄを備えないことを特徴とする、請求項１または２に記載の○○装置。
【請求項４】 Ｅを備えないことを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の○○装置。
仮想事例２の規定する権利範囲は、実質的には仮想事例１のそれと同じである。
では、仮想事例２の特許請求の範囲を審査基準に従って審査する場合、審査はどのように行われるべきか、述べよ。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
これは、日本弁理士会の特許委員会にて検討された重要テーマの報告会であり、筆者も出席させて頂きました。
フォーラムでは、以下の５つのテーマに関しての報告が行われました。
１．シフト補正回避のための３７条拒絶理由対応法
２．発明の認定における明細書の参酌 ～リパーゼ判決の例外～
３．「サポート要件」と「実施可能要件」とを並存させる必要性
４．特許権侵害訴訟での「クレーム解釈」と「権利無効の抗弁」に関する各国比較
５．ダブルトラック－裁判所と特許庁との判断齟齬についての検討
どのテーマも、最近話題や問題になったトピックであり、非常に勉強になりました。発表者の皆様、研究委員の皆様、ありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。
「シフト補正回避のための３７条拒絶理由対応法」は、いわゆるＳＴＦ（特別な技術的特徴）に関するものであり、制度が導入されてまだそれほど時間が経過しておらず、運用が確立されていない部分が大きいだけに、具体的事例は参考になりました。
ＳＴＦ（特別な技術的特徴）に関しては、２年ほど前、当ブログにも書いたのですが（↓）、
http://tsubakipat.blog.so-net.ne.jp/2008-05-29
http://tsubakipat.blog.so-net.ne.jp/2008-05-26
まだ実務をやっていて疑問になる点は多いので、ここに練習問題を残しておきます。
「練習問題１」
以下の［仮想事例１］の特許請求の範囲を想定する。
［仮想事例１］
【請求項１】 ＡおよびＢを備えた、○○装置。
【請求項２】 Ｃをさらに備えた、請求項１に記載の○○装置。
【請求項３】 Ｄをさらに備えた、請求項１または２に記載の○○装置。
【請求項４】 Ｅをさらに備えた、請求項１から３のいずれかに記載の○○装置。
この場合、例えば請求項１が新規なものであれば、全ての請求項は、共通のＳＴＦを持つこととなり、全ての請求項が審査の対象となる（全ての請求項は、単一性を有する）。
一方、請求項１が新規なものでなければ、請求項１と他の請求項とは共通のＳＴＦを有さないので、単一性がないこととなる。
この場合、請求項１に従属する請求項を順次、ＳＴＦを有する請求項が現れるまで辿ってゆく。ＳＴＦを有する請求項（請求項Ｘ）が現れると、請求項Ｘ、およびそれに従属する全ての請求項、ならびにそれまでにＳＴＦの有無を判断した請求項が実体的な審査（新規性・進歩性判断）の対象とされる。
（なお、上記の「それまでにＳＴＦの有無を判断した請求項」は、審査で通常は、「新規性なし」と判断されるものと思われる）。
次に、以下の［仮想事例２］の特許請求の範囲を想定する。
［仮想事例２］
【請求項１】 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、およびＥを備えた、○○装置。
【請求項２】 Ｃを備えないことを特徴とする、請求項１に記載の○○装置。
【請求項３】 Ｄを備えないことを特徴とする、請求項１または２に記載の○○装置。
【請求項４】 Ｅを備えないことを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の○○装置。
仮想事例２の規定する権利範囲は、実質的には仮想事例１のそれと同じである。
では、仮想事例２の特許請求の範囲を審査基準に従って審査する場合、審査はどのように行われるべきか、述べよ。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
