「除くクレーム」JPO審査基準の記載から [国内法・国内判例など（JP:特許）]
JPO審査基準より抜粋
⑷ 除くクレーム
「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。
なお、次の(ⅰ)、(ⅱ)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。
(ⅰ)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。
(ⅱ)請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該「ヒト」のみを除く補正。
(説明)
上記(ⅰ)における「除くクレーム」とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第１項第３号、第29条の２又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
(注１)「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。
(注２)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。
上記(ⅱ)における「除くクレーム」は、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
このような取扱いとする理由は、以下の通りである。
①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。
②「ヒト」を包含するために、特許法第29条柱書の要件を満たさないか、あるいは同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合、「ヒト」を除く補正をしても、除かれる範囲は明確であり、かつ、これにより当該拒絶の理由が解消される。また、これにより、特許を受けようとする発明が明確でなくなることはない。
（具体的事例）
(ⅰ)の例：補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとしてCO３イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンをNaイオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンがCO３イオンの場合を除く）……」とする補正は、許される。
(ⅱ)の例：補正前の特許請求の範囲が、「配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第32条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。
【個人メモ】
審査基準の「⑷ 除くクレーム」における、「事項」は、技術的事項（もしくは技術的思想、発明、またはクレームのカバーする領域（「技術的範囲」））を指しており、審査基準の他の個所での「事項」が、明細書などの記載事項そのもの（または、発明を特定するための事項）を指している点で混乱がある。
現行特許法上、「事項」の文言は後者の意味で用いられており（例えば３６条５項、６４条２項４号）、本来、補正・訂正可能な範囲に関しての「記載された事項」も、後者の意味を示していた。
（審査基準と、ソルダーレジスト「除くクレーム」事件判決とでの考え方の違い）
審査基準が、「特許法の例外」を定めようとしたものか否かはさておき、
（１） 審査基準では、「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合」と、除くクレームの補正を一定下の条件で認めるように読めるのに対し、ソルダーレジスト「除くクレーム」事件判決では、その条件を課していない点、
（２） 審査基準では、許容される除くクレームが「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第１項第３号、第29条の２又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外する」ものであるとし、先行技術の内容が補正の内容的な制限に影響を及ぼしているのに対して、ソルダーレジスト「除くクレーム」事件判決では、先行技術の内容が補正の内容的な制限に直接の影響を及ぼすものではないと考えている点、
で両者の考えは異なっている。
椿特許事務所
弁理士TY
⑷ 除くクレーム
「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。
なお、次の(ⅰ)、(ⅱ)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。
(ⅰ)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。
(ⅱ)請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該「ヒト」のみを除く補正。
(説明)
上記(ⅰ)における「除くクレーム」とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第１項第３号、第29条の２又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
(注１)「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。
(注２)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。
上記(ⅱ)における「除くクレーム」は、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
このような取扱いとする理由は、以下の通りである。
①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。
②「ヒト」を包含するために、特許法第29条柱書の要件を満たさないか、あるいは同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合、「ヒト」を除く補正をしても、除かれる範囲は明確であり、かつ、これにより当該拒絶の理由が解消される。また、これにより、特許を受けようとする発明が明確でなくなることはない。
（具体的事例）
(ⅰ)の例：補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとしてCO３イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンをNaイオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンがCO３イオンの場合を除く）……」とする補正は、許される。
(ⅱ)の例：補正前の特許請求の範囲が、「配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第32条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。
【個人メモ】
審査基準の「⑷ 除くクレーム」における、「事項」は、技術的事項（もしくは技術的思想、発明、またはクレームのカバーする領域（「技術的範囲」））を指しており、審査基準の他の個所での「事項」が、明細書などの記載事項そのもの（または、発明を特定するための事項）を指している点で混乱がある。
現行特許法上、「事項」の文言は後者の意味で用いられており（例えば３６条５項、６４条２項４号）、本来、補正・訂正可能な範囲に関しての「記載された事項」も、後者の意味を示していた。
（審査基準と、ソルダーレジスト「除くクレーム」事件判決とでの考え方の違い）
審査基準が、「特許法の例外」を定めようとしたものか否かはさておき、
（１） 審査基準では、「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合」と、除くクレームの補正を一定下の条件で認めるように読めるのに対し、ソルダーレジスト「除くクレーム」事件判決では、その条件を課していない点、
（２） 審査基準では、許容される除くクレームが「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第１項第３号、第29条の２又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外する」ものであるとし、先行技術の内容が補正の内容的な制限に影響を及ぼしているのに対して、ソルダーレジスト「除くクレーム」事件判決では、先行技術の内容が補正の内容的な制限に直接の影響を及ぼすものではないと考えている点、
で両者の考えは異なっている。
椿特許事務所
弁理士TY
「除くクレーム」に関する過去の判決 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
平成１７年（行ケ）第１０６０８号特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月20日
・・・
２ 取消事由２（本件訂正の適法性判断の誤り２）について
(1) 原告は，本件各発明は，先行技術と重なるために新規性（特許法２９条１項）を失うおそれがあり，そうでなくとも，先行技術と重なるために進歩性（同条２項）を失うおそれがあるところ，先行技術と重なるために，新規性，進歩性を失うおそれがある場合に，そのおそれを取り除くため，先行発明との重なりを除く訂正は，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると扱われて適法である旨主張する。
(2) 新規事項に関する審査基準（甲１３）の第Ⅲ部第Ⅰ節４．２(4)の「除くクレーム」の項には，「『除くクレーム』とは，請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は，除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には，許される。なお次の（ⅰ）（ⅱ）の『除くクレーム』とする補正は，例外的に，当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。」との記載があり，（ⅰ）として，「請求項に係る発明が，先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，当該重なりのみを除く補正。」と記載され，（説明）の欄には，「上記（ⅰ）における『除くクレーム』とは，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，特許法第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。」，「（注１）『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができるのは，先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが，たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は，『除くクレーム』とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。」との記載がある。
上記記載によれば，「除くクレーム」とは，審査，審判の段階において，対象となる発明の新規性に関して，当該発明の特許請求の範囲と公知技術との構成の一部が重なる場合に，本来であれば，構成が同一であるため新規性を欠くとの査定となるところ，当該発明が公知技術と技術的思想としては顕著に異なり，しかも進歩性を有する発明であるのに，たまたま公知技術と一部が重複しているにすぎない場合には，例外的に，特許請求の範囲から当該重複する構成を除く補正をすることを許すという取扱いをいうものと認められる。
(3) 上記取扱いは，一定の例外的な場合に，特許請求の範囲から重複する構成を除く補正を許すというものであると解されるところ，本件における原告の主張は，上記取扱いが訂正の場合にも妥当するとした上，これに従い，本件訂正によって，先行技術との重なりが除かれること，すなわち，特許発明の鉄系材料を，本件訂正事項である「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とすることによって，引用発明と本件発明１との重なりが除かれることを前提とするものであると解される。
そこで，検討すると，このように先行技術との重なりを除く訂正を，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると取り扱うことの当否はさておき，本件においては，原告の上記主張のよって立つ前提そのものを欠くことは以下のとおりである。
すなわち，本件訂正事項は，鉄系材料におけるアルミニウムについて，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とするものであるところ，上記１のとおり，本件特許明細書の記載はもとより，本件出願時の当業者の技術常識，その他弁論の全趣旨を参酌しても，鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」が，どのような量であるかが明確であるとは認められない以上，本件訂正によって，「アルミニウムを０．０３－０．１％（好ましくは０．０３－０．０７％）」含むという引用発明との重なりが除かれるとは，直ちには，認めることができない。
そして，脱酸剤として添加されたアルミニウムも不可避的不純物という場合があるという上記１(5)の当業者の技術常識に従うと，アルミニウムが脱酸剤として添加される場合，最終製品の性質に対する影響から，その割合が０．１パーセント以内に限る趣旨の記載が先行技術に係る公開特許公報等にみられること（上記１(4)ア(ｴ)，同ウ(ｲ)，エ(ｲ)，オ(ｲ)等）からも，引用例のように，鉄系材料に０．０３パーセントから０．１パーセントのアルミニウムを含む場合も，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」場合であるともいい得るのであり，この意味でも，本件訂正事項により引用発明と本件発明１との重なりは除かれていないこととなる。
したがって，本件訂正事項は，鉄系材料におけるアルミニウムの含有の点について，引用発明と本件発明１との重なりを除くものであるとは認められないのであるから，重なりが除かれることを前提とする原告の主張は，そもそも，その前提を欠くものであり，その余の点について検討するまでもなく，採用の限りではない。
(4) また，いわゆる「除くクレーム」についての上記取扱いは，上記(2)の審査基準の（注１）のとおり，先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが，たまたま先行技術と重複するような場合に許されるとされており，補正の有無にかかわらず当該先行技術と技術的思想が顕著に異なる発明について許されるとされているものと解される。本件において，鉄系材料におけるアルミニウムの含有について，本件訂正事項のように限定することは，本件特許明細書に記載していない事項であるし，そのような限定が，本件特許明細書から自明な事項であるともいえないことは前示のとおりであるから，上記取扱いによる本件訂正の適法性をいうためには，原告は，鉄系材料におけるアルミニウムの含有についての限定がないと解される本件発明１について，先行技術である引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する旨の主張・立証をすることを要すると解されるところ，原告は，鉄系材料について「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」発明と引用発明との技術的思想の違いを主張するのみであって，この点でも原告の主張は，理由がない。
(5) 以上のとおり，原告の取消事由２の主張は理由がない。
【メモ】
平成18年06月20日 時点での「除くクレーム」に関する適否の判断。
審査基準に従った判断をしながらも、「このように先行技術との重なりを除く訂正を，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると取り扱うことの当否はさておき・・・」との見解が示されている。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
裁判年月日 平成18年06月20日
・・・
２ 取消事由２（本件訂正の適法性判断の誤り２）について
(1) 原告は，本件各発明は，先行技術と重なるために新規性（特許法２９条１項）を失うおそれがあり，そうでなくとも，先行技術と重なるために進歩性（同条２項）を失うおそれがあるところ，先行技術と重なるために，新規性，進歩性を失うおそれがある場合に，そのおそれを取り除くため，先行発明との重なりを除く訂正は，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると扱われて適法である旨主張する。
(2) 新規事項に関する審査基準（甲１３）の第Ⅲ部第Ⅰ節４．２(4)の「除くクレーム」の項には，「『除くクレーム』とは，請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は，除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には，許される。なお次の（ⅰ）（ⅱ）の『除くクレーム』とする補正は，例外的に，当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。」との記載があり，（ⅰ）として，「請求項に係る発明が，先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，当該重なりのみを除く補正。」と記載され，（説明）の欄には，「上記（ⅰ）における『除くクレーム』とは，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，特許法第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。」，「（注１）『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができるのは，先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが，たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は，『除くクレーム』とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。」との記載がある。
上記記載によれば，「除くクレーム」とは，審査，審判の段階において，対象となる発明の新規性に関して，当該発明の特許請求の範囲と公知技術との構成の一部が重なる場合に，本来であれば，構成が同一であるため新規性を欠くとの査定となるところ，当該発明が公知技術と技術的思想としては顕著に異なり，しかも進歩性を有する発明であるのに，たまたま公知技術と一部が重複しているにすぎない場合には，例外的に，特許請求の範囲から当該重複する構成を除く補正をすることを許すという取扱いをいうものと認められる。
(3) 上記取扱いは，一定の例外的な場合に，特許請求の範囲から重複する構成を除く補正を許すというものであると解されるところ，本件における原告の主張は，上記取扱いが訂正の場合にも妥当するとした上，これに従い，本件訂正によって，先行技術との重なりが除かれること，すなわち，特許発明の鉄系材料を，本件訂正事項である「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とすることによって，引用発明と本件発明１との重なりが除かれることを前提とするものであると解される。
そこで，検討すると，このように先行技術との重なりを除く訂正を，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると取り扱うことの当否はさておき，本件においては，原告の上記主張のよって立つ前提そのものを欠くことは以下のとおりである。
すなわち，本件訂正事項は，鉄系材料におけるアルミニウムについて，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とするものであるところ，上記１のとおり，本件特許明細書の記載はもとより，本件出願時の当業者の技術常識，その他弁論の全趣旨を参酌しても，鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」が，どのような量であるかが明確であるとは認められない以上，本件訂正によって，「アルミニウムを０．０３－０．１％（好ましくは０．０３－０．０７％）」含むという引用発明との重なりが除かれるとは，直ちには，認めることができない。
そして，脱酸剤として添加されたアルミニウムも不可避的不純物という場合があるという上記１(5)の当業者の技術常識に従うと，アルミニウムが脱酸剤として添加される場合，最終製品の性質に対する影響から，その割合が０．１パーセント以内に限る趣旨の記載が先行技術に係る公開特許公報等にみられること（上記１(4)ア(ｴ)，同ウ(ｲ)，エ(ｲ)，オ(ｲ)等）からも，引用例のように，鉄系材料に０．０３パーセントから０．１パーセントのアルミニウムを含む場合も，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」場合であるともいい得るのであり，この意味でも，本件訂正事項により引用発明と本件発明１との重なりは除かれていないこととなる。
したがって，本件訂正事項は，鉄系材料におけるアルミニウムの含有の点について，引用発明と本件発明１との重なりを除くものであるとは認められないのであるから，重なりが除かれることを前提とする原告の主張は，そもそも，その前提を欠くものであり，その余の点について検討するまでもなく，採用の限りではない。
(4) また，いわゆる「除くクレーム」についての上記取扱いは，上記(2)の審査基準の（注１）のとおり，先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが，たまたま先行技術と重複するような場合に許されるとされており，補正の有無にかかわらず当該先行技術と技術的思想が顕著に異なる発明について許されるとされているものと解される。本件において，鉄系材料におけるアルミニウムの含有について，本件訂正事項のように限定することは，本件特許明細書に記載していない事項であるし，そのような限定が，本件特許明細書から自明な事項であるともいえないことは前示のとおりであるから，上記取扱いによる本件訂正の適法性をいうためには，原告は，鉄系材料におけるアルミニウムの含有についての限定がないと解される本件発明１について，先行技術である引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する旨の主張・立証をすることを要すると解されるところ，原告は，鉄系材料について「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」発明と引用発明との技術的思想の違いを主張するのみであって，この点でも原告の主張は，理由がない。
(5) 以上のとおり，原告の取消事由２の主張は理由がない。
【メモ】
平成18年06月20日 時点での「除くクレーム」に関する適否の判断。
審査基準に従った判断をしながらも、「このように先行技術との重なりを除く訂正を，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると取り扱うことの当否はさておき・・・」との見解が示されている。
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「除くクレーム」関連（ソルダーレジスト事件よりも前の判例） [国内法・国内判例など（JP:特許）]
平成17年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件
平成17年11月29日 知財高裁判決
訂正前請求項
【請求項２】 重炭酸イオンと反応して不溶性化合物を生成する金属イオン，重炭酸イオン，クエン酸イオンを少なくとも含有し，糖類を含有せず，炭酸ガスによってｐＨ調整され，ＣＯ２分圧が50～300mmHgである溶液が充填されたガス不透過性容器からなる製剤であり，該容器のヘッドスペースの炭酸ガス濃度が５～35v/v％であることを特徴とする重炭酸イオン含有無菌性配合製剤。
訂正後請求項（請求項２から１へクレーム番号を変更）
【請求項１】 重炭酸イオンと反応して不溶性化合物を生成する金属イオン，重炭酸イオン，クエン酸イオンを少なくとも含有し，糖類を含有せず，炭酸ガスによってｐＨ調整され，ＣＯ２分圧が50～300mmHgである溶液が充填されたガス不透過性容器からなる製剤であり，該容器のヘッドスペースの炭酸ガス濃度が５～35v/v％である（但し，該ヘッドスペースが実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く）ことを特徴とする重炭酸イオン含有の無菌性の輸液製剤，濾過型人工腎臓用補充液製剤または腹膜透析液製剤。
【審決】
・炭酸ガスが封入されたヘッドスペース又は空間部のガス雰囲気について，「（但し，………が実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く）」との限定を加えることは，「実質的に酸素が存在するガス雰囲気である」旨の限定を加えることと同義であるとした（この判断について原告（権利者）は争わず）。
・その上で，審決は，ヘッドスペースのガス雰囲気に実質的に酸素が存在することが本件特許明細書に記載されていたとはいえないから，上記限定を加えることは，いわゆる新規事項の追加に当たり，明細書に記載した事項の範囲内でするものとはいえないと判断した
・本件特許明細書には，実施例１～５の記載を含めて，炭酸ガスが封入されたヘッドスペースあるいは空間部のガス雰囲気について，炭酸ガス以外の成分を明らかにした記載はない。
【上訴理由】
・原告は、「本件特許出願時の技術水準に徴すれば，本発明の製剤に係るヘッドスペースまたは空間部に酸素が存在することは・・・，当業者にとって自明のことにすぎない。したがって，訂正事項ｃ，ｄ，ｉ，ｊは，明細書に記載した事項の範囲内のものである。」と主張した。
・また原告は、「いわゆる「除くクレーム」の形式に訂正しようとするものであるから，この点からしても，明細書に記載した事項の範囲内のものとして扱われるべきである」と主張した。
【裁判所判断】
・本件特許明細書の記載によれば，ガス不透過性容器のヘッドスペースには，製剤の調製の開始前には存在していた大気中に含まれていた空気は存在しないと解するのが相当である。
・所定濃度の炭酸ガスの成分として酸素が存在することが自明であるということはできない。
・複数の実施例のうちの一つにすぎない実施例２の記載を丹念に検討すればヘッドスペース中に大気中の空気に由来する酸素が存在していることの根拠となり得る記載が見いだされる，という程度のことでは，ガス不透過性容器のヘッドスペースのガス雰囲気中に酸素が含まれていることが本件特許明細書の記載から自明であるということはできない。
・訂正事項ｃ，ｉによって除外しようとする事項は，先願明細書（審判甲１，本訴甲７）に記載された「先行技術」の構成に含まれるものではない。したがって，審決が，「甲第１号証（判決注：本訴甲７の「先願明細書」）には，ガス不透過性の容器のヘッドスペースについては何ら記載されておらず，訂正事項ｃ，ｉが“先行技術との重複部分を除く訂正”にも該当しないことは明らかである。」と判断したことに誤りはないから，「先行技術との重複部分を除く訂正」がいわゆる「除くクレーム」として許容されるべきものであるか否かについて判断するまでもなく，原告訴訟引受人の主張は採用できない。
・以上のとおり，訂正事項ｃ，ｉは，本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものではなく（上記ア），「先行技術との重複部分を除く訂正」にも当たらない（上記イ）から，訂正事項ｃ，ｉに係る訂正は認められないとした審決の判断に誤りはない。
【メモ】
平成17年11月29日の判決である。今年話題となったソルダーレジスト「除くクレーム」事件（平成20年5月30日知財高裁）での判断指針とは異なり、まだ「除くクレーム」を例外的なものとして捉えようとしていたニュアンスが伝わる。
実務上、「除くクレーム」は、新規事項の例外として扱われてきたという経緯がある。過去に認められてきた全てのケースを、法文の「記載した事項の範囲内」に適合するものと判断することは疑問である。審査基準の改定ではなく、「除くクレーム」のための法改正が必要であると感じる。
椿特許事務所
弁理士TY
平成17年11月29日 知財高裁判決
訂正前請求項
【請求項２】 重炭酸イオンと反応して不溶性化合物を生成する金属イオン，重炭酸イオン，クエン酸イオンを少なくとも含有し，糖類を含有せず，炭酸ガスによってｐＨ調整され，ＣＯ２分圧が50～300mmHgである溶液が充填されたガス不透過性容器からなる製剤であり，該容器のヘッドスペースの炭酸ガス濃度が５～35v/v％であることを特徴とする重炭酸イオン含有無菌性配合製剤。
訂正後請求項（請求項２から１へクレーム番号を変更）
【請求項１】 重炭酸イオンと反応して不溶性化合物を生成する金属イオン，重炭酸イオン，クエン酸イオンを少なくとも含有し，糖類を含有せず，炭酸ガスによってｐＨ調整され，ＣＯ２分圧が50～300mmHgである溶液が充填されたガス不透過性容器からなる製剤であり，該容器のヘッドスペースの炭酸ガス濃度が５～35v/v％である（但し，該ヘッドスペースが実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く）ことを特徴とする重炭酸イオン含有の無菌性の輸液製剤，濾過型人工腎臓用補充液製剤または腹膜透析液製剤。
【審決】
・炭酸ガスが封入されたヘッドスペース又は空間部のガス雰囲気について，「（但し，………が実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く）」との限定を加えることは，「実質的に酸素が存在するガス雰囲気である」旨の限定を加えることと同義であるとした（この判断について原告（権利者）は争わず）。
・その上で，審決は，ヘッドスペースのガス雰囲気に実質的に酸素が存在することが本件特許明細書に記載されていたとはいえないから，上記限定を加えることは，いわゆる新規事項の追加に当たり，明細書に記載した事項の範囲内でするものとはいえないと判断した
・本件特許明細書には，実施例１～５の記載を含めて，炭酸ガスが封入されたヘッドスペースあるいは空間部のガス雰囲気について，炭酸ガス以外の成分を明らかにした記載はない。
【上訴理由】
・原告は、「本件特許出願時の技術水準に徴すれば，本発明の製剤に係るヘッドスペースまたは空間部に酸素が存在することは・・・，当業者にとって自明のことにすぎない。したがって，訂正事項ｃ，ｄ，ｉ，ｊは，明細書に記載した事項の範囲内のものである。」と主張した。
・また原告は、「いわゆる「除くクレーム」の形式に訂正しようとするものであるから，この点からしても，明細書に記載した事項の範囲内のものとして扱われるべきである」と主張した。
【裁判所判断】
・本件特許明細書の記載によれば，ガス不透過性容器のヘッドスペースには，製剤の調製の開始前には存在していた大気中に含まれていた空気は存在しないと解するのが相当である。
・所定濃度の炭酸ガスの成分として酸素が存在することが自明であるということはできない。
・複数の実施例のうちの一つにすぎない実施例２の記載を丹念に検討すればヘッドスペース中に大気中の空気に由来する酸素が存在していることの根拠となり得る記載が見いだされる，という程度のことでは，ガス不透過性容器のヘッドスペースのガス雰囲気中に酸素が含まれていることが本件特許明細書の記載から自明であるということはできない。
・訂正事項ｃ，ｉによって除外しようとする事項は，先願明細書（審判甲１，本訴甲７）に記載された「先行技術」の構成に含まれるものではない。したがって，審決が，「甲第１号証（判決注：本訴甲７の「先願明細書」）には，ガス不透過性の容器のヘッドスペースについては何ら記載されておらず，訂正事項ｃ，ｉが“先行技術との重複部分を除く訂正”にも該当しないことは明らかである。」と判断したことに誤りはないから，「先行技術との重複部分を除く訂正」がいわゆる「除くクレーム」として許容されるべきものであるか否かについて判断するまでもなく，原告訴訟引受人の主張は採用できない。
・以上のとおり，訂正事項ｃ，ｉは，本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものではなく（上記ア），「先行技術との重複部分を除く訂正」にも当たらない（上記イ）から，訂正事項ｃ，ｉに係る訂正は認められないとした審決の判断に誤りはない。
【メモ】
平成17年11月29日の判決である。今年話題となったソルダーレジスト「除くクレーム」事件（平成20年5月30日知財高裁）での判断指針とは異なり、まだ「除くクレーム」を例外的なものとして捉えようとしていたニュアンスが伝わる。
実務上、「除くクレーム」は、新規事項の例外として扱われてきたという経緯がある。過去に認められてきた全てのケースを、法文の「記載した事項の範囲内」に適合するものと判断することは疑問である。審査基準の改定ではなく、「除くクレーム」のための法改正が必要であると感じる。
椿特許事務所
弁理士TY
複数の訂正箇所の一部の訂正のみを認めるべきか？ [国内法・国内判例など（JP:特許）]
「一般に，明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判請求において，当該訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，当該一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」
（最高裁昭和55年５月１日第一小法廷判決・民集34巻３号431頁）
（参考：平成17年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件）
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（最高裁昭和55年５月１日第一小法廷判決・民集34巻３号431頁）
（参考：平成17年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件）
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実用新案権の存続期間 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
・平成１７年４月１日以降の実用新案登録出願： 出願日から１０年
・平成６年１月１日から平成１７年３月３１日までの出願： 出願日から６年
・昭和６３年１月１日から平成５年１２月３１日までの出願： 設定登録の日（出願公告がされているものは公告日）から１０年（ただし、出願日から１５年を超えない範囲）。
【メモ】
なお実用新案は、平成６年１月１日の出願から無審査登録制度に移行した。
椿特許事務所
弁理士TY
・平成６年１月１日から平成１７年３月３１日までの出願： 出願日から６年
・昭和６３年１月１日から平成５年１２月３１日までの出願： 設定登録の日（出願公告がされているものは公告日）から１０年（ただし、出願日から１５年を超えない範囲）。
【メモ】
なお実用新案は、平成６年１月１日の出願から無審査登録制度に移行した。
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