新規性も進歩性も無いとされる発明について [国内法・国内判例など（JP:特許）]
昔Ｓ弁理士も話していたのだが、特許の審査で起案される拒絶理由通知として、例えば、
「本願は以下の理由によって拒絶すべきものである。
【理由１】
請求項１は、新規性（特許法第２９条第１項）を有しない。
【理由２】
請求項１は、進歩性（特許法第２９条第２項）を有しない。」
と記載されたものを目にすることがある。ある請求項に係る発明を、「新規性も進歩性も無い」と認定するものである。
しかしながらこの認定は、特許法第２９条の構成からみて違和感がある。
特許法第２９条は、以下のように構成されている。
-----------------------
（特許の要件）第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1．特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2．特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3．特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
-----------------------
つまり、第２項で「同項（第１項）の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されているので、２項（進歩性拒絶）を適用するのであれば、１項（新規性拒絶）をも適用するのはおかしいのではないか、逆に、１項を適用するのであれば、２項を適用するのはおかしいのではないか、とするものである（いわゆる法律の重複適用の禁止）。
この点、特許庁の審査基準においても、
「2.3 進歩性の判断の対象となる発明
進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。」
と、明確に記載されている。すなわち、新規性を有さない「請求項に係る発明」は、審査基準上は、進歩性の判断の対象とはならないはずである。
この点をどう解釈するべきか。あってはならない審査ミスであり、審査基準室に報告すべき問題と考えるべきか。あるいは進歩性についても念のため判断したという出願人側にとって有り難い行政サービスととらえるべきか。または、民訴法の予備的主張に類するものととらえるべきか。
最近の出願人側の実務での一番の問題は、「請求項１は新規性を有さない」との判断（理由１）とともに、「それなので、請求項２以降の発明は共通する特別な技術的特徴を有さず、単一性（特許法第３７条）がないので、審査をしていない。」と判断され（理由２）、「さらに請求項１は進歩性も有さない」（理由３）との３段階の拒絶理由が通知されるときかと思う（問題となる理由は、またの機会に）。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
「本願は以下の理由によって拒絶すべきものである。
【理由１】
請求項１は、新規性（特許法第２９条第１項）を有しない。
【理由２】
請求項１は、進歩性（特許法第２９条第２項）を有しない。」
と記載されたものを目にすることがある。ある請求項に係る発明を、「新規性も進歩性も無い」と認定するものである。
しかしながらこの認定は、特許法第２９条の構成からみて違和感がある。
特許法第２９条は、以下のように構成されている。
-----------------------
（特許の要件）第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1．特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2．特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3．特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
-----------------------
つまり、第２項で「同項（第１項）の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されているので、２項（進歩性拒絶）を適用するのであれば、１項（新規性拒絶）をも適用するのはおかしいのではないか、逆に、１項を適用するのであれば、２項を適用するのはおかしいのではないか、とするものである（いわゆる法律の重複適用の禁止）。
この点、特許庁の審査基準においても、
「2.3 進歩性の判断の対象となる発明
進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。」
と、明確に記載されている。すなわち、新規性を有さない「請求項に係る発明」は、審査基準上は、進歩性の判断の対象とはならないはずである。
この点をどう解釈するべきか。あってはならない審査ミスであり、審査基準室に報告すべき問題と考えるべきか。あるいは進歩性についても念のため判断したという出願人側にとって有り難い行政サービスととらえるべきか。または、民訴法の予備的主張に類するものととらえるべきか。
最近の出願人側の実務での一番の問題は、「請求項１は新規性を有さない」との判断（理由１）とともに、「それなので、請求項２以降の発明は共通する特別な技術的特徴を有さず、単一性（特許法第３７条）がないので、審査をしていない。」と判断され（理由２）、「さらに請求項１は進歩性も有さない」（理由３）との３段階の拒絶理由が通知されるときかと思う（問題となる理由は、またの機会に）。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
補正・訂正に関する最近の判例に基づく、明細書作成・中間処理の実務の提案 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
少し前からになりますが、弊所ＨＰ（http://www.tsubakipat.jp）の「資料」のコーナーに、
「補正・訂正に関する最近の判例に基づく明細書作成・中間処理の
実務の提案（補正・訂正の内容的制限が緩和される可能性について）」
と題するパワーポイントファイルを掲載しています。以前、ある勉強会で話をさせて頂いたときのものです。
・平成１８年（行ケ）第１０５６３号審決取消請求事件
（ソルダーレジスト「除くクレーム」事件，平成２０年５月３０日判決）
・平成２０年（行ケ）１００５３号審決取消請求事件
（「保形性を有する衣服」事件，平成２０年６月１２日判決）
の２つの判決を題材に、近年の補正（特許の中間処理）における実務の望ましい形について記載しています。それ以降も関連する判決が出ていますので、今後も適宜アップデートしてゆこうと思っています。ご興味があればご来所下さい。↓
http://www.tsubakipat.jp
【内容抜粋】
・ソルダーレジスト「除くクレーム」事件で、中間処理（手続補正）の実務は変わるのか？
・変わるとすれば、何が変わるのか？
・実務家としての今後の対策
明細書作成段階
明細書作成段階（特に、「除くクレーム」対策）
補正・訂正の段階（出願人・特許権者側）
補正・訂正の段階（第三者側）
・補正・訂正が適法であることを示すための議論
参考文献
日本知的財産協会発行「知財管理」２００９年２月号
判例と実務シリーズNo.361
補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例（「除くクレーム事件」以降）－「保形性を有する衣服事件」－
【その他】
将来に起こりうること（例えば、補正、侵害訴訟、ライセンス交渉、訂正など）を考えて（さらに、各国への外国出願の基礎となることも考えて）、それに対処することができる「よい特許明細書」を書くことは、相当の経験を必要とするものであり、やはり難しいものです。しかし、それだけにできる人が少なく、能力向上を重ねる価値があるものと思います。実務家の皆さん、明細書作成実務を軽く見ずに、研究・研鑽を続けましょう。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
「補正・訂正に関する最近の判例に基づく明細書作成・中間処理の
実務の提案（補正・訂正の内容的制限が緩和される可能性について）」
と題するパワーポイントファイルを掲載しています。以前、ある勉強会で話をさせて頂いたときのものです。
・平成１８年（行ケ）第１０５６３号審決取消請求事件
（ソルダーレジスト「除くクレーム」事件，平成２０年５月３０日判決）
・平成２０年（行ケ）１００５３号審決取消請求事件
（「保形性を有する衣服」事件，平成２０年６月１２日判決）
の２つの判決を題材に、近年の補正（特許の中間処理）における実務の望ましい形について記載しています。それ以降も関連する判決が出ていますので、今後も適宜アップデートしてゆこうと思っています。ご興味があればご来所下さい。↓
http://www.tsubakipat.jp
【内容抜粋】
・ソルダーレジスト「除くクレーム」事件で、中間処理（手続補正）の実務は変わるのか？
・変わるとすれば、何が変わるのか？
・実務家としての今後の対策
明細書作成段階
明細書作成段階（特に、「除くクレーム」対策）
補正・訂正の段階（出願人・特許権者側）
補正・訂正の段階（第三者側）
・補正・訂正が適法であることを示すための議論
参考文献
日本知的財産協会発行「知財管理」２００９年２月号
判例と実務シリーズNo.361
補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例（「除くクレーム事件」以降）－「保形性を有する衣服事件」－
【その他】
将来に起こりうること（例えば、補正、侵害訴訟、ライセンス交渉、訂正など）を考えて（さらに、各国への外国出願の基礎となることも考えて）、それに対処することができる「よい特許明細書」を書くことは、相当の経験を必要とするものであり、やはり難しいものです。しかし、それだけにできる人が少なく、能力向上を重ねる価値があるものと思います。実務家の皆さん、明細書作成実務を軽く見ずに、研究・研鑽を続けましょう。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
「限定的減縮」の判断事例 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
判決言渡平成２０年１２月１０日
平成１９年（行ケ）第１０３５０号審決取消請求事件
平成２０年（行ケ）第１００３１号審決取消当事者参加事件
ア 本件補正前（第２次補正時のもの）
本件補正前の特許請求の範囲は，平成１６年１月７日付けの第２次補正時のもので，請求項の数は６２であるが，その請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。下線は判決で付記）は，次のとおりである。
［注：（A）～（E）などのアルファベットは、弊所での引用時に付与したもの］
【請求項１】
（A）ルアロックコネクタの雄型ルア先端を受け入れるルア受け具であって，
（B）内壁を有すると共に，基端から末端側に向けてボアが形成され，該基端が前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な寸法であるハウジングと，
（C）前記基端近傍で且つ前記ボアの内部に少なくとも一部が挿置されるように該ハウジングに取り付けられると共に，上側部分と，該上側部分から下方に伸長する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から延伸して該上側部分を貫通し且つ前記伸長部分の少なくとも一部に延入するスリットとを有する隔膜とを備え，
（D）前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて該上面近傍の前記スリットを密封し，前記伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，前記隔膜及び前記スリットは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる寸法に形成され，該雄型ルア先端が前記隔膜内に挿入されると，該隔膜の少なくとも一部が該隔膜の長手軸から側方に変位して変位した隔膜部分が形成され，
（E）更に，前記隔膜の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，該キャビティは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の内部に挿入された時に変位した前記変位した隔膜部分を受け入れることを特徴とするルア受け具。
イ 本件補正後（第３次補正時）
平成１６年１２月２２日付けでなされた本件補正後の特許請求の範囲は，請求項の数は６２であるが，その請求項１に記載された発明（以下「補正発明」という。下線は判決で付記）は，次のとおりである。
［注：（A’）～（E’）などのアルファベットは、弊所での引用時に付与したもの］
【請求項１】
（A’）雄型ルアカニューレと，該雄型ルアカニューレを取り囲むように形成された雌型ねじ端部とを有するルアロックコネクタに結合するルア受け具であって，
（B1’）ハウジングと，該ハウジングに取り付けられる隔膜とを備え，
（B2’）前記ハウジングは内壁を有すると共に，その基端から末端側に向けてボアが形成され，該ハウジング基端の寸法は前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な大きさに設定され，
（C’）前記隔膜は，少なくとも部分的に前記ハウジング基端近傍の前記ボア内に挿置されると共に，上側部分と，該上側部分から下方に延在する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から該上側部分を貫通し且つ該伸長部分の少なくとも一部にまで延伸するスリットとを有し，
（D1’）前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて前記スリットを前記上面の部分で密封し，
（D2’）前記隔膜の伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，
（D3’）前記隔膜と前記スリットの寸法及び形状は，前記ハウジングの基端を前記ルアロックコネクタの前記雌型ねじ端部の内部に係入すると前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込むように，夫々設定され，
（D4’）前記雄型ルアカニューレを前記隔膜に挿入すると，該隔膜の少なくとも一部がその長手軸から側方に変位し，
（E’）前記隔膜の伸長部分の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，前記雄型ルアカニューレを前記隔膜の内部に挿入し且つ前記雌型ねじ端部が前記ハウジングに嵌合した時に，前記変位した隔膜の一部は，前記雌型ねじ端部の内部で前記少なくとも一つのキャビティ内に受け入れられることを特徴とするルア受け具。
(4) 審決の内容
ア 審決の詳細は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，①本件補正は特許請求の範囲を一部拡張し又は不明確にするものであるから却下されるべきである，②本件補正前の発明である本願発明は前記引用発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
----------------------
【特許庁側の主張】
・・・また原告及び参加人は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，補正後の特許請求の範囲が全体として補正前の特許請求の範囲に対してより狭い範囲であれば足りるものと解すべきであると主張する。しかし，同号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定されており，特に，発明を特定するために必要な事項を「限定する」とは，補正前の請求項に記載された発明を特定するための事項の一つ以上を，それぞれ，概念的により下位の発明を特定するための事項とすることであるから，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものである。
したがって，原告及び参加人の上記主張は失当である。
【裁判所判断】
・・・
カ なお被告は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり，これに該当するといえるためには，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ，同主張は，補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには，これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。
しかし，特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって，当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから，被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば，その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。
また，特許請求の範囲の一部を減縮する場合に，当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため，当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって，このような趣旨に基づく変更は，これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等，補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく，この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても，これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。
・・・・
(3) 小括
以上によれば，本件補正を却下した審決の判断は誤りであり，被告は，本件補正後の特許請求の範囲を前提として，特許要件の有無を検討すべきである。
・・・・
【個人メモ】
限定的減縮に該当するか否かに関しては、実務ではかなり気を使うところである。
条文中のカッコ書きの立法趣旨は、そもそも特許庁の審査の手続きの容易化（早期化）の要請に基づくものであり、出願人側に有利に判断しても第三者に致命的な問題が生じるとは考えにくい（新規事項の追加がない限りは）。
条文のカッコ書きに関する裁判所の解釈に関しては疑問が残るが、「限定的減縮」が出願人側に有利に判断される方向に進むことは、基本的に歓迎したい。
【日記】
パナソニック電工杯・第６３回毎日甲子園ボウルを見にゆく。結果は、立命館19－法政8。天候もそこまでは悪くならず、大変面白かったです。戦術とフォーメーションを臨機応変なものとすることは、様々な分野において必要であることを痛感する。例えば知財部の業務、特許事務所の業務などでも。
椿特許事務所
弁理士TY
平成１９年（行ケ）第１０３５０号審決取消請求事件
平成２０年（行ケ）第１００３１号審決取消当事者参加事件
ア 本件補正前（第２次補正時のもの）
本件補正前の特許請求の範囲は，平成１６年１月７日付けの第２次補正時のもので，請求項の数は６２であるが，その請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。下線は判決で付記）は，次のとおりである。
［注：（A）～（E）などのアルファベットは、弊所での引用時に付与したもの］
【請求項１】
（A）ルアロックコネクタの雄型ルア先端を受け入れるルア受け具であって，
（B）内壁を有すると共に，基端から末端側に向けてボアが形成され，該基端が前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な寸法であるハウジングと，
（C）前記基端近傍で且つ前記ボアの内部に少なくとも一部が挿置されるように該ハウジングに取り付けられると共に，上側部分と，該上側部分から下方に伸長する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から延伸して該上側部分を貫通し且つ前記伸長部分の少なくとも一部に延入するスリットとを有する隔膜とを備え，
（D）前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて該上面近傍の前記スリットを密封し，前記伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，前記隔膜及び前記スリットは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる寸法に形成され，該雄型ルア先端が前記隔膜内に挿入されると，該隔膜の少なくとも一部が該隔膜の長手軸から側方に変位して変位した隔膜部分が形成され，
（E）更に，前記隔膜の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，該キャビティは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の内部に挿入された時に変位した前記変位した隔膜部分を受け入れることを特徴とするルア受け具。
イ 本件補正後（第３次補正時）
平成１６年１２月２２日付けでなされた本件補正後の特許請求の範囲は，請求項の数は６２であるが，その請求項１に記載された発明（以下「補正発明」という。下線は判決で付記）は，次のとおりである。
［注：（A’）～（E’）などのアルファベットは、弊所での引用時に付与したもの］
【請求項１】
（A’）雄型ルアカニューレと，該雄型ルアカニューレを取り囲むように形成された雌型ねじ端部とを有するルアロックコネクタに結合するルア受け具であって，
（B1’）ハウジングと，該ハウジングに取り付けられる隔膜とを備え，
（B2’）前記ハウジングは内壁を有すると共に，その基端から末端側に向けてボアが形成され，該ハウジング基端の寸法は前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な大きさに設定され，
（C’）前記隔膜は，少なくとも部分的に前記ハウジング基端近傍の前記ボア内に挿置されると共に，上側部分と，該上側部分から下方に延在する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から該上側部分を貫通し且つ該伸長部分の少なくとも一部にまで延伸するスリットとを有し，
（D1’）前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて前記スリットを前記上面の部分で密封し，
（D2’）前記隔膜の伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，
（D3’）前記隔膜と前記スリットの寸法及び形状は，前記ハウジングの基端を前記ルアロックコネクタの前記雌型ねじ端部の内部に係入すると前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込むように，夫々設定され，
（D4’）前記雄型ルアカニューレを前記隔膜に挿入すると，該隔膜の少なくとも一部がその長手軸から側方に変位し，
（E’）前記隔膜の伸長部分の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，前記雄型ルアカニューレを前記隔膜の内部に挿入し且つ前記雌型ねじ端部が前記ハウジングに嵌合した時に，前記変位した隔膜の一部は，前記雌型ねじ端部の内部で前記少なくとも一つのキャビティ内に受け入れられることを特徴とするルア受け具。
(4) 審決の内容
ア 審決の詳細は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，①本件補正は特許請求の範囲を一部拡張し又は不明確にするものであるから却下されるべきである，②本件補正前の発明である本願発明は前記引用発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
----------------------
【特許庁側の主張】
・・・また原告及び参加人は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，補正後の特許請求の範囲が全体として補正前の特許請求の範囲に対してより狭い範囲であれば足りるものと解すべきであると主張する。しかし，同号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定されており，特に，発明を特定するために必要な事項を「限定する」とは，補正前の請求項に記載された発明を特定するための事項の一つ以上を，それぞれ，概念的により下位の発明を特定するための事項とすることであるから，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものである。
したがって，原告及び参加人の上記主張は失当である。
【裁判所判断】
・・・
カ なお被告は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり，これに該当するといえるためには，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ，同主張は，補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには，これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。
しかし，特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって，当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから，被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば，その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。
また，特許請求の範囲の一部を減縮する場合に，当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため，当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって，このような趣旨に基づく変更は，これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等，補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく，この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても，これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。
・・・・
(3) 小括
以上によれば，本件補正を却下した審決の判断は誤りであり，被告は，本件補正後の特許請求の範囲を前提として，特許要件の有無を検討すべきである。
・・・・
【個人メモ】
限定的減縮に該当するか否かに関しては、実務ではかなり気を使うところである。
条文中のカッコ書きの立法趣旨は、そもそも特許庁の審査の手続きの容易化（早期化）の要請に基づくものであり、出願人側に有利に判断しても第三者に致命的な問題が生じるとは考えにくい（新規事項の追加がない限りは）。
条文のカッコ書きに関する裁判所の解釈に関しては疑問が残るが、「限定的減縮」が出願人側に有利に判断される方向に進むことは、基本的に歓迎したい。
【日記】
パナソニック電工杯・第６３回毎日甲子園ボウルを見にゆく。結果は、立命館19－法政8。天候もそこまでは悪くならず、大変面白かったです。戦術とフォーメーションを臨機応変なものとすることは、様々な分野において必要であることを痛感する。例えば知財部の業務、特許事務所の業務などでも。
椿特許事務所
弁理士TY
人の精神活動を含むサーバ・クライアントシステムでの発明成立性 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
平成１９年（行ケ）第１０３６９号審決取消請求事件
平成２０年６月２４日判決言渡
かなり前になるが、KTKのソフトウェア研究班の会合で河野登夫先生が標記判決について発表されたので、個人的な見解をメモしておく。
【争点】
・補正却下の適法性
・発明の成立性
【補正却下の適法性について】
・クレーム中の発明特定事項を削除する補正に関し、却下は適法である。
【発明の成立性について】
・判断の対象となった請求項（補正却下後の請求項）
［請求項１］
歯科補綴材の材料，処理方法，およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；
データベースに蓄積された情報にアクセスし，この情報を人間が読める形式で表示するための１台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；
要求される歯科修復を判定する手段と；
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり，
前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また
前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる，コンピュータに基づいた歯科治療システム。
［判旨］
・・・
(イ) この請求項１の記載から，本願発明１は，「歯科治療システム」に関するものであり，「データベースを備えるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「１台または複数台のコンピュータ」，「要求される歯科修復を判定する手段」及び「初期治療計画を策定する手段」をその要素として含み，「コンピュータに基づ」いて実現されるものである，と理解することができる。
また，「システム」とは，「複数の要素が有機的に関係しあい，全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」（広辞苑第４版）をいうから，本願発明１は，上記の要素の集合体であり，全体がコンピュータに基づいて関係し合って，歯科治療のための機能を発揮するものと解することができる。
・・・
人の精神活動それ自体は，「発明」ではなく，特許の対象とならないといえる。しかしながら，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，「発明」に当たらないということもできない。けだし，どのような技術的手段であっても，人により生み出され，精神活動を含む人の活動に役立ち，これを助け，又はこれに置き換わる手段を提供するものであり，人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。
そうすると，請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても，請求項に記載された内容を全体として考察した結果，発明の本質が，精神活動それ自体に向けられている場合は，特許法２条１項に規定する「発明」に該当するとはいえない。他方，人の精神活動による行為が含まれている，又は精神活動に関連する場合であっても，発明の本質が，人の精神活動を支援する，又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は，「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。
エ これを本願発明１について検討するに，請求項１における「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは，どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず，また，「システム」という言葉の本来の意味から見ても，必ずしも，その要素として人が排除されるというものではないことから，上記「判定する手段」，「策定する手段」には，人による行為，精神活動が含まれると解することができる。さらに，そもそも，最終的に，「要求される歯科修復を判定」し，「治療計画を策定」するのは人であるから，本願発明１は，少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。
しかし，上記ウのとおり，請求項に記載された内容につき，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，特許の対象から排除されるものではないから，さらに，本願発明１の本質について検討することになる。
オ そして，上記エのとおり，請求項１に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず，その結果，本願発明１の要旨の認定については，特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから，更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。
・・・（中略）・・・
(エ) 以上のうち，【００１０】，【００１２】，【００１３】及び【００１５】の記載によれば，初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり，そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料，処理方法，加工デザイン等が選択され，その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており，策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解することができる。そして，画像の取得，選択，材料等の選択には歯科医師の行為が必要になると考えられるが，これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行うものと理解できる。
また，【００２０】，【００２１】及び【００２２】の記載によれば，本願発明は，スキャナを備え，歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し，データベースに蓄積されている仕様と比較することによって，治療計画の修正が必要かどうかが確認できるものであることが理解できる。もっとも，実際の確認の作業は，人が行うものと考えられる。
カ 以上によれば，請求項１に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には，人の行為により実現される要素が含まれ，また，本願発明１を実施するためには，評価，判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの，明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと，本願発明１は，精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く，全体としてみると，むしろ，「データベースを備えるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え，コンピュータに基づいて機能する，歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。
キ したがって，本願発明１は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ，本願発明１が特許法２条１項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。
・・・
【個人的見解】
・クレームの技術的意義を一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるときに、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する、というリパーゼ判決に沿った内容となっている。リパーゼ事件の「特段の事情」に関しては予てから論点となってはいたが、このような裁判所が記載不備を指摘できない場合に（行政訴訟の観点から）、便利な理論かもしれない。本件では、そもそも特許庁がクレームの記載不備（３６条違背）を指摘すべきだったようにも思う。
・ソフトウェア系の発明に関して、とかく弁理士は「審査基準」に拘泥される傾向があるが、本願発明１を，「コンピュータに基づいて機能する，歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」ので、「本願発明１は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ」ると、裁判所がシンプルに評価した点は、発明の成立性について一石を投じるものであり、面白い。
椿特許事務所
弁理士TY
平成２０年６月２４日判決言渡
かなり前になるが、KTKのソフトウェア研究班の会合で河野登夫先生が標記判決について発表されたので、個人的な見解をメモしておく。
【争点】
・補正却下の適法性
・発明の成立性
【補正却下の適法性について】
・クレーム中の発明特定事項を削除する補正に関し、却下は適法である。
【発明の成立性について】
・判断の対象となった請求項（補正却下後の請求項）
［請求項１］
歯科補綴材の材料，処理方法，およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；
データベースに蓄積された情報にアクセスし，この情報を人間が読める形式で表示するための１台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；
要求される歯科修復を判定する手段と；
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり，
前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また
前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる，コンピュータに基づいた歯科治療システム。
［判旨］
・・・
(イ) この請求項１の記載から，本願発明１は，「歯科治療システム」に関するものであり，「データベースを備えるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「１台または複数台のコンピュータ」，「要求される歯科修復を判定する手段」及び「初期治療計画を策定する手段」をその要素として含み，「コンピュータに基づ」いて実現されるものである，と理解することができる。
また，「システム」とは，「複数の要素が有機的に関係しあい，全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」（広辞苑第４版）をいうから，本願発明１は，上記の要素の集合体であり，全体がコンピュータに基づいて関係し合って，歯科治療のための機能を発揮するものと解することができる。
・・・
人の精神活動それ自体は，「発明」ではなく，特許の対象とならないといえる。しかしながら，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，「発明」に当たらないということもできない。けだし，どのような技術的手段であっても，人により生み出され，精神活動を含む人の活動に役立ち，これを助け，又はこれに置き換わる手段を提供するものであり，人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。
そうすると，請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても，請求項に記載された内容を全体として考察した結果，発明の本質が，精神活動それ自体に向けられている場合は，特許法２条１項に規定する「発明」に該当するとはいえない。他方，人の精神活動による行為が含まれている，又は精神活動に関連する場合であっても，発明の本質が，人の精神活動を支援する，又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は，「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。
エ これを本願発明１について検討するに，請求項１における「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは，どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず，また，「システム」という言葉の本来の意味から見ても，必ずしも，その要素として人が排除されるというものではないことから，上記「判定する手段」，「策定する手段」には，人による行為，精神活動が含まれると解することができる。さらに，そもそも，最終的に，「要求される歯科修復を判定」し，「治療計画を策定」するのは人であるから，本願発明１は，少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。
しかし，上記ウのとおり，請求項に記載された内容につき，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，特許の対象から排除されるものではないから，さらに，本願発明１の本質について検討することになる。
オ そして，上記エのとおり，請求項１に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず，その結果，本願発明１の要旨の認定については，特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから，更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。
・・・（中略）・・・
(エ) 以上のうち，【００１０】，【００１２】，【００１３】及び【００１５】の記載によれば，初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり，そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料，処理方法，加工デザイン等が選択され，その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており，策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解することができる。そして，画像の取得，選択，材料等の選択には歯科医師の行為が必要になると考えられるが，これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行うものと理解できる。
また，【００２０】，【００２１】及び【００２２】の記載によれば，本願発明は，スキャナを備え，歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し，データベースに蓄積されている仕様と比較することによって，治療計画の修正が必要かどうかが確認できるものであることが理解できる。もっとも，実際の確認の作業は，人が行うものと考えられる。
カ 以上によれば，請求項１に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には，人の行為により実現される要素が含まれ，また，本願発明１を実施するためには，評価，判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの，明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと，本願発明１は，精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く，全体としてみると，むしろ，「データベースを備えるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え，コンピュータに基づいて機能する，歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。
キ したがって，本願発明１は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ，本願発明１が特許法２条１項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。
・・・
【個人的見解】
・クレームの技術的意義を一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるときに、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する、というリパーゼ判決に沿った内容となっている。リパーゼ事件の「特段の事情」に関しては予てから論点となってはいたが、このような裁判所が記載不備を指摘できない場合に（行政訴訟の観点から）、便利な理論かもしれない。本件では、そもそも特許庁がクレームの記載不備（３６条違背）を指摘すべきだったようにも思う。
・ソフトウェア系の発明に関して、とかく弁理士は「審査基準」に拘泥される傾向があるが、本願発明１を，「コンピュータに基づいて機能する，歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」ので、「本願発明１は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ」ると、裁判所がシンプルに評価した点は、発明の成立性について一石を投じるものであり、面白い。
椿特許事務所
弁理士TY
新規事項の判断に関する事例36 [国内法・国内判例など（JP:特許）]
新規事項の判断に関する事例36
出願当初の明細書等
発明の名称
杭圧入引抜機
特許請求の範囲
【請求項１】
既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、前記杭列の進行方向と一致するように設定されたガイド面を有して前記本体に取り付けられ、前記ガイド面に沿って新たな杭の圧入を案内するガイド板とを備えている杭圧入引抜機。
補正後の明細書等
発明の名称
………………
特許請求の範囲
【請求項１】
既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、この本体に取り付けられ、新たな杭の圧入を案内するガイド面を有するガイド板と、前記ガイド板に取り付けたレーザー発振器とを備え、前記杭列のラインの終端に配置されたターゲットにレーザー光が入射するように、前記ガイド板の本体に対する取り付け位置を選定可能としたことを特徴とする杭圧入引抜機。
発明の詳細な説明の抜粋
……………………………………………………………………
この杭圧入引抜機の本体は、複数の既設杭Pを挟持する複数のクランプ１と、新たな鋼管杭POを圧入するチャック２とを備えており、更に、本体には、ガイド板10が取り付けられている。
このガイド板10は新たな杭POを圧入する際に案内を行うものであり、ガイド板10の一方の側面がガイド面11となっている。ガイド面11は施工すべき杭列のラインの進行方向に合わせて設定されるものであり、新たな杭POはこのガイド面11を摺動しながら地盤に圧入される。
また、上記ガイド板10上の先端部分には、レーザー発振器16が取り付けられており、そのレーザー発振器16からレーザー光が出射する。符号17は施工すべき杭列のラインであり、このライン17の終端にはレーザー光を受光する受光器等のターゲット18が配置されている。
かかる本実施例では、上記レーザー発振器16から出射したレーザー光がターゲット18に入射するように、ガイド板10の本体に対する取り付け位置を選定する。これによりガイド板10が杭列のライン17と一致するため、そのガイド面11が杭P及びPOを案内しながら圧入できる。
……………………………………………………………………
レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。
……………………………………………………………………
［結論］
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
［説明］
当初明細書には、「上記ガイド板10上の先端部には、レーザー発振器16が取り付けられており」という記載があるが、他方で、「レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。」と記載されている。そして、「レーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用する」という説明と、これにより「ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行なうことができる」という発明の技術上の意義からみて、レーザー発振器は、ガイド板上の先端に取り付けられている必要はないことが当業者に当然に理解される。そうすると、当初明細書等には、レーザー発振器の取り付け位置の限定のないものが記載されていたといえる。
したがって、この補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
なお、上記の例とは異なって、レーザー発振器の取り付け位置を、例えば「ガイド板上の後端」とする補正をしようとする場合は、当初明細書等には取り付け位置をこのように特定（選択）することは記載されておらず、このように特定（選択）することによって、当初明細書等に記載されていなかった事項が個別化されることになるので、補正は許されない。
【個人メモ】
下位概念の実施例から、補正により上位概念の発明特定事項（または発明）を記載するときの注意点を述べる。
この場合の「当初明細書等に記載した事項」とは、「発明特定事項」とも「技術的事項（または技術的思想、発明）」とも読める。
椿特許事務所
弁理士TY
出願当初の明細書等
発明の名称
杭圧入引抜機
特許請求の範囲
【請求項１】
既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、前記杭列の進行方向と一致するように設定されたガイド面を有して前記本体に取り付けられ、前記ガイド面に沿って新たな杭の圧入を案内するガイド板とを備えている杭圧入引抜機。
補正後の明細書等
発明の名称
………………
特許請求の範囲
【請求項１】
既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、この本体に取り付けられ、新たな杭の圧入を案内するガイド面を有するガイド板と、前記ガイド板に取り付けたレーザー発振器とを備え、前記杭列のラインの終端に配置されたターゲットにレーザー光が入射するように、前記ガイド板の本体に対する取り付け位置を選定可能としたことを特徴とする杭圧入引抜機。
発明の詳細な説明の抜粋
……………………………………………………………………
この杭圧入引抜機の本体は、複数の既設杭Pを挟持する複数のクランプ１と、新たな鋼管杭POを圧入するチャック２とを備えており、更に、本体には、ガイド板10が取り付けられている。
このガイド板10は新たな杭POを圧入する際に案内を行うものであり、ガイド板10の一方の側面がガイド面11となっている。ガイド面11は施工すべき杭列のラインの進行方向に合わせて設定されるものであり、新たな杭POはこのガイド面11を摺動しながら地盤に圧入される。
また、上記ガイド板10上の先端部分には、レーザー発振器16が取り付けられており、そのレーザー発振器16からレーザー光が出射する。符号17は施工すべき杭列のラインであり、このライン17の終端にはレーザー光を受光する受光器等のターゲット18が配置されている。
かかる本実施例では、上記レーザー発振器16から出射したレーザー光がターゲット18に入射するように、ガイド板10の本体に対する取り付け位置を選定する。これによりガイド板10が杭列のライン17と一致するため、そのガイド面11が杭P及びPOを案内しながら圧入できる。
……………………………………………………………………
レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。
……………………………………………………………………
［結論］
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
［説明］
当初明細書には、「上記ガイド板10上の先端部には、レーザー発振器16が取り付けられており」という記載があるが、他方で、「レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。」と記載されている。そして、「レーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用する」という説明と、これにより「ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行なうことができる」という発明の技術上の意義からみて、レーザー発振器は、ガイド板上の先端に取り付けられている必要はないことが当業者に当然に理解される。そうすると、当初明細書等には、レーザー発振器の取り付け位置の限定のないものが記載されていたといえる。
したがって、この補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
なお、上記の例とは異なって、レーザー発振器の取り付け位置を、例えば「ガイド板上の後端」とする補正をしようとする場合は、当初明細書等には取り付け位置をこのように特定（選択）することは記載されておらず、このように特定（選択）することによって、当初明細書等に記載されていなかった事項が個別化されることになるので、補正は許されない。
【個人メモ】
下位概念の実施例から、補正により上位概念の発明特定事項（または発明）を記載するときの注意点を述べる。
この場合の「当初明細書等に記載した事項」とは、「発明特定事項」とも「技術的事項（または技術的思想、発明）」とも読める。
椿特許事務所
弁理士TY
