吉田哲氏「米国特許実務の現状とその対策」に参加して [米国特許制度研究(US practices)]
筆者が所属する関西特許研究会（ＫＴＫ）国際部会にて、弁理士吉田哲氏による「米国特許実務の現状とその対策」をテーマとする会合が開催された（通常このブログでは人物名はイニシャルで書いていますが、本人が喜ぶと思うので今日は実名で記載しています）。
弁理士である吉田哲氏は、奈良先端科学技術大学院大学の客員准教授でもあり、現在ではワシントンＤＣのlaw firmにて米国特許実務に携わっている。会合では自身の経験から、書籍には載っていない「米国実務」の現状について、大きくは以下のテーマで説明して頂いた。
１．米国法律事務所の基礎知識
２．代理人費用について
３．サービスが充実しない理由
４．国内代理人の役割（対策）
５．米国特許事情（Quanta判決）
筆者の覚書として書いておくと、
・自分のスキルに応じて代理人を選ぶべきである点、
・大きな事務所と小さな事務所の違い（これは日本でも当てはまる）、
・仕事の量・品質の割に米国代理人費用が高額になりがちな理由と対策（「タイムチャージの罠」など。どの程度の仕事を望むのか、どの程度の時間でやってほしいのかを現地代理人に言うことの重要性）、
・主にコミュニケーションの質・量の不足（および考え方の違い）から生じるサービスの低下について、
・現地代理人に技術的理解が期待できない理由、
・営業（肉食系）代理人と実務者（草食系）代理人との違い、
・パートナーとして責任を取れる人がやる仕事とそうでない人がやる仕事の差異（「いい仕事」をすることができるポジションにいるのかどうか）、
・日本代理人（弁理士）に求められる点とそのサービス向上について、
・「日本企業が指定した在外代理人」に対して日本代理人が無責任であるという問題点、そこから生じる仕事の品質の悪化、その対策
・日本出願時点の明細書の重要性（やはり基本はここに帰ってくる）
などについてお話しいただき、非常に興味深く参考になった。また所謂、「従来型」の外国特許実務の問題点などを確認することができ、良いサービスの提供、良い仕事をすること、のヒントを多々得ることができた。
（哲さん、感謝です。また世界のどこかの地で会いましょう。）
椿特許事務所
弁理士 椿 豊
弁理士である吉田哲氏は、奈良先端科学技術大学院大学の客員准教授でもあり、現在ではワシントンＤＣのlaw firmにて米国特許実務に携わっている。会合では自身の経験から、書籍には載っていない「米国実務」の現状について、大きくは以下のテーマで説明して頂いた。
１．米国法律事務所の基礎知識
２．代理人費用について
３．サービスが充実しない理由
４．国内代理人の役割（対策）
５．米国特許事情（Quanta判決）
筆者の覚書として書いておくと、
・自分のスキルに応じて代理人を選ぶべきである点、
・大きな事務所と小さな事務所の違い（これは日本でも当てはまる）、
・仕事の量・品質の割に米国代理人費用が高額になりがちな理由と対策（「タイムチャージの罠」など。どの程度の仕事を望むのか、どの程度の時間でやってほしいのかを現地代理人に言うことの重要性）、
・主にコミュニケーションの質・量の不足（および考え方の違い）から生じるサービスの低下について、
・現地代理人に技術的理解が期待できない理由、
・営業（肉食系）代理人と実務者（草食系）代理人との違い、
・パートナーとして責任を取れる人がやる仕事とそうでない人がやる仕事の差異（「いい仕事」をすることができるポジションにいるのかどうか）、
・日本代理人（弁理士）に求められる点とそのサービス向上について、
・「日本企業が指定した在外代理人」に対して日本代理人が無責任であるという問題点、そこから生じる仕事の品質の悪化、その対策
・日本出願時点の明細書の重要性（やはり基本はここに帰ってくる）
などについてお話しいただき、非常に興味深く参考になった。また所謂、「従来型」の外国特許実務の問題点などを確認することができ、良いサービスの提供、良い仕事をすること、のヒントを多々得ることができた。
（哲さん、感謝です。また世界のどこかの地で会いましょう。）
椿特許事務所
弁理士 椿 豊
US明細書の段落番号の付与の仕方 [米国特許制度研究(US practices)]
CFR
§ 1.52 Language, paper, writing, margins, compact disc specifications.
(6) Other than in a reissue application or reexamination proceeding, the paragraphs of the specification,
other than in the claims or abstract, may be numbered at the time the application is filed, and should be individually and consecutively numbered using Arabic numerals, so as to unambiguously identify
each paragraph.
(6) 再発行出願又は再審査手続の場合を除き，明細書の段落(クレーム及び要約におけるものを除く。)には，出願提出時に番号を付すことができ，当該段落は，各段落を明瞭に識別することができるように，アラビア数字を使用して，個別的かつ連続的に番号が付されなければならない。
The number should consist of at least four numerals enclosed in square brackets, including leading zeros (e.g., [0001]). The numbers and enclosing brackets should appear to the right of the left margin as the first item in each paragraph, before the first word of the paragraph, and should be highlighted in bold. A gap, equivalent to approximately four spaces, should follow the number.
当該数字は，角括弧に入れた冒頭のゼロを含む4 桁以上の数字(例えば，[0001])で構成されるものとする。番号及びそれを囲む括弧は，各段落の最初の項目として，その段落の最初の単語の前に，左余白の右側に記載されなければならず，かつ，太字で強調されていなければならない。番号の後には，およそ4 字に相当するスペースを置かなければならない。
Non text elements (e.g., tables, mathematical or chemical formulae, chemical structures, and sequence data) are considered part of the numbered paragraph around or above the elements, and should not be independently numbered.
本文でない要素(例えば，表，数式又は化学式，化学構造及び配列データ)は，その要素の周囲又は上にある，番号を付した段落の一部であるとみなされ，また，独立した番号が付されてはならない。
If a nontext element extends to the left margin, it should not be numbered as a separate and independent paragraph.
本文でない要素が左余白に広がる場合，その要素に個別かつ独立の番号が付されてはならない。
A list is also treated as part of the paragraph around or above the list, and should not be independently numbered.
一覧もまた，その一覧の周囲又は上にある段落の一部として取り扱われ，また，独立した番号が付されてはならない。
Paragraph or section headers (titles), whether abutting the left margin or centered on the page, are not considered paragraphs and should not be numbered.
段落又は項目見出し(表題)は，それがページの左余白に寄っているか，中央部に位置しているかに拘らず，段落とはみなされず，従って，番号は付されないものとする。
（日本語訳は、特許庁ＨＰより引用）
椿特許事務所
弁理士TY
§ 1.52 Language, paper, writing, margins, compact disc specifications.
(6) Other than in a reissue application or reexamination proceeding, the paragraphs of the specification,
other than in the claims or abstract, may be numbered at the time the application is filed, and should be individually and consecutively numbered using Arabic numerals, so as to unambiguously identify
each paragraph.
(6) 再発行出願又は再審査手続の場合を除き，明細書の段落(クレーム及び要約におけるものを除く。)には，出願提出時に番号を付すことができ，当該段落は，各段落を明瞭に識別することができるように，アラビア数字を使用して，個別的かつ連続的に番号が付されなければならない。
The number should consist of at least four numerals enclosed in square brackets, including leading zeros (e.g., [0001]). The numbers and enclosing brackets should appear to the right of the left margin as the first item in each paragraph, before the first word of the paragraph, and should be highlighted in bold. A gap, equivalent to approximately four spaces, should follow the number.
当該数字は，角括弧に入れた冒頭のゼロを含む4 桁以上の数字(例えば，[0001])で構成されるものとする。番号及びそれを囲む括弧は，各段落の最初の項目として，その段落の最初の単語の前に，左余白の右側に記載されなければならず，かつ，太字で強調されていなければならない。番号の後には，およそ4 字に相当するスペースを置かなければならない。
Non text elements (e.g., tables, mathematical or chemical formulae, chemical structures, and sequence data) are considered part of the numbered paragraph around or above the elements, and should not be independently numbered.
本文でない要素(例えば，表，数式又は化学式，化学構造及び配列データ)は，その要素の周囲又は上にある，番号を付した段落の一部であるとみなされ，また，独立した番号が付されてはならない。
If a nontext element extends to the left margin, it should not be numbered as a separate and independent paragraph.
本文でない要素が左余白に広がる場合，その要素に個別かつ独立の番号が付されてはならない。
A list is also treated as part of the paragraph around or above the list, and should not be independently numbered.
一覧もまた，その一覧の周囲又は上にある段落の一部として取り扱われ，また，独立した番号が付されてはならない。
Paragraph or section headers (titles), whether abutting the left margin or centered on the page, are not considered paragraphs and should not be numbered.
段落又は項目見出し(表題)は，それがページの左余白に寄っているか，中央部に位置しているかに拘らず，段落とはみなされず，従って，番号は付されないものとする。
（日本語訳は、特許庁ＨＰより引用）
椿特許事務所
弁理士TY
米国特許（出願公開の規定（続き）） [米国特許制度研究(US practices)]
35 U.S.C. 122Confidential status of applications; publication of patent applications.
(2)EXCEPTIONS.—
(B)
(iv) If an applicant rescinds a request made under clause (i) or notifies the Director that an application was filed in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), the application shall be published in accordance with the provisions of paragraph (1) on or as soon as is practical after the date that is specified in clause (i).
【メモ】
・出願人が、非公開請求を撤回した場合、または(i)に規定される外国などに出願を行なったことを特許商標庁長官に届け出たときは、出願は第１項の規定に従い、(i)で規定される日に、またはその日以降に可及的速やかに公開される。
・as soon as is practical after ...
【日誌】
中部地方を訪れたときに、予ねてから行きたかった、「初代丸源ラーメン」に立ち寄る。名物「丸源肉そば」をオーダー。スープと麺にやわらかな豚肉が絡み合い、絶妙な味である。上に載っているゆず胡椒もアクセントとなっている。おすすめの食べ方に従い、最後はお酢をスープに入れて味わう。コクのある醤油スープがよりあっさりとした味に変わり、味の変化を楽しめた。
本格的にスープをとったラーメンは、意外となかなか家庭では味わうことができないものであり、普通の人にとっては、非日常を感じさせる食べ物なのかもしれない。だから人気があるのだろう。（美味しんぼ（雁屋哲原作、花咲アキラ画）にもそう書いてありましたっけ？）
http://www.syodai-marugen.jp/index.html
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
(2)EXCEPTIONS.—
(B)
(iv) If an applicant rescinds a request made under clause (i) or notifies the Director that an application was filed in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), the application shall be published in accordance with the provisions of paragraph (1) on or as soon as is practical after the date that is specified in clause (i).
【メモ】
・出願人が、非公開請求を撤回した場合、または(i)に規定される外国などに出願を行なったことを特許商標庁長官に届け出たときは、出願は第１項の規定に従い、(i)で規定される日に、またはその日以降に可及的速やかに公開される。
・as soon as is practical after ...
【日誌】
中部地方を訪れたときに、予ねてから行きたかった、「初代丸源ラーメン」に立ち寄る。名物「丸源肉そば」をオーダー。スープと麺にやわらかな豚肉が絡み合い、絶妙な味である。上に載っているゆず胡椒もアクセントとなっている。おすすめの食べ方に従い、最後はお酢をスープに入れて味わう。コクのある醤油スープがよりあっさりとした味に変わり、味の変化を楽しめた。
本格的にスープをとったラーメンは、意外となかなか家庭では味わうことができないものであり、普通の人にとっては、非日常を感じさせる食べ物なのかもしれない。だから人気があるのだろう。（美味しんぼ（雁屋哲原作、花咲アキラ画）にもそう書いてありましたっけ？）
http://www.syodai-marugen.jp/index.html
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
米国特許（出願公開されない場合２） [米国特許制度研究(US practices)]
35 U.S.C. 122 Confidential status of applications; publication of patent applications.
(b) PUBLICATION.—
...
(2) EXCEPTIONS.—
...
(B)(i)If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, the application shall not be published as provided in paragraph
(1).
米国での特許出願時に出願人が、その発明が、１８カ月公開制度を持つ他の国に、または１８カ月公開制度を持つ多国間協定の下に出願されておらず、出願する意思もないことを証明する場合には、その米国出願は、パラグラフ（１）の規定に拘らず、公開されない。
(ii)An applicant may rescind a request made under clause (i) at any time.
出願人は、前項のリクエストをいつでも撤回することができる。
(iii)An applicant who has made a request under clause (i) but who subsequently files, in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), an application directed to the invention disclosed in the application filed in the Patent and Trademark Office, shall notify the Director of such filing not later than 45 days after the date of the filing of such foreign or international application. A failure of the applicant to provide such notice within the prescribed period shall result in the application being regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the notice was unintentional.
出願人が(i)項のリクエストをした後にもかかわらず、その後、外国などに出願を行なう場合は、出願人はその外国出願から４５日以内に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
当該期間内に出願人が通知を行なわなかったときには、出願は放棄されたものとみなす。但し、通知の遅延が故意でなかったことを長官に証明することができたときは、この限りではない。
【メモ】
・米国外に特許出願をしていなければ、特許の取得まで、米国出願を非公開とすることができる。先発明者主義と相俟って、結果的に米国国民（特にベンチャービジネス）が、他の国の国民と比較して有利な制度となっている。国際的な競争力のある知財立国を目指すのであれば、これぐらいやる必要があるのだと思う（いろいろ難しい問題があることは承知の上で）。
【日誌】
Sさんが幹事をされている、知財に携わる者の集まり「関西C」のイベントで、池田市にある「インスタントラーメン発明記念館」を訪れる。知財の観点からも、交友の点からも、大変に面白かったです。ありがとうございました（また内容は後日報告します）。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
(b) PUBLICATION.—
...
(2) EXCEPTIONS.—
...
(B)(i)If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, the application shall not be published as provided in paragraph
(1).
米国での特許出願時に出願人が、その発明が、１８カ月公開制度を持つ他の国に、または１８カ月公開制度を持つ多国間協定の下に出願されておらず、出願する意思もないことを証明する場合には、その米国出願は、パラグラフ（１）の規定に拘らず、公開されない。
(ii)An applicant may rescind a request made under clause (i) at any time.
出願人は、前項のリクエストをいつでも撤回することができる。
(iii)An applicant who has made a request under clause (i) but who subsequently files, in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), an application directed to the invention disclosed in the application filed in the Patent and Trademark Office, shall notify the Director of such filing not later than 45 days after the date of the filing of such foreign or international application. A failure of the applicant to provide such notice within the prescribed period shall result in the application being regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the notice was unintentional.
出願人が(i)項のリクエストをした後にもかかわらず、その後、外国などに出願を行なう場合は、出願人はその外国出願から４５日以内に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
当該期間内に出願人が通知を行なわなかったときには、出願は放棄されたものとみなす。但し、通知の遅延が故意でなかったことを長官に証明することができたときは、この限りではない。
【メモ】
・米国外に特許出願をしていなければ、特許の取得まで、米国出願を非公開とすることができる。先発明者主義と相俟って、結果的に米国国民（特にベンチャービジネス）が、他の国の国民と比較して有利な制度となっている。国際的な競争力のある知財立国を目指すのであれば、これぐらいやる必要があるのだと思う（いろいろ難しい問題があることは承知の上で）。
【日誌】
Sさんが幹事をされている、知財に携わる者の集まり「関西C」のイベントで、池田市にある「インスタントラーメン発明記念館」を訪れる。知財の観点からも、交友の点からも、大変に面白かったです。ありがとうございました（また内容は後日報告します）。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
米国特許（出願公開されない場合） [米国特許制度研究(US practices)]
35 U.S.C. 122 Confidential status of applications; publication of patent applications.
(b) PUBLICATION.—
...
(2) EXCEPTIONS.—
(A) An application shall not be published if that application is—
(i) no longer pending;
(ii) subject to a secrecy order under section 181 of this title;
(iii) a provisional application filed under section 111(b) of this title; or
(iv) an application for a design patent filed under chapter 16 of this title.
（続く）
【メモ】
米国特許出願が出願公開されない場合を規定する。係属していない場合、セキュリティ・オーダーが出された場合、仮出願（provisional application）、意匠出願（但し、登録後は公開される）。
【日誌】
（１） Ｆ特許法律事務所のＦくんが、めでたく新司法試験に合格。今後、遊びに誘いやすくなったことを皆、心から喜んでいます。関係者の皆さん、祝賀会やりましょう。
（２） 筆者の出身地であるＦ県で特許事務所を営む弁理士のＨさんより、ＴＥＬを頂く。話をしていて、大学時代を過ごしたＦ市のことを懐かしく思い出す。Ｆ市は、都会と自然とが融合する住みやすく面白い街である。最近、Ｆ市を舞台にした白石一文さんの小説「もしも、私があなただったら」を読んだこともあって、近々Ｆ市を訪れたいと思っている。
（３） Ｙ法律事務所にて、Ｆ弁護士のレクチャーを受ける（内容を書きたいが、タイムリーなことなので割愛）。いろいろとためになりました。その後、新しくできた淀屋橋odona（http://www.odona.jp/index.html）で食事の後、Ｆ弁護士の一推しの「Ｍ」という店へ。最後はＳ弁理士と仲良くラーメンを食べて帰宅。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
(b) PUBLICATION.—
...
(2) EXCEPTIONS.—
(A) An application shall not be published if that application is—
(i) no longer pending;
(ii) subject to a secrecy order under section 181 of this title;
(iii) a provisional application filed under section 111(b) of this title; or
(iv) an application for a design patent filed under chapter 16 of this title.
（続く）
【メモ】
米国特許出願が出願公開されない場合を規定する。係属していない場合、セキュリティ・オーダーが出された場合、仮出願（provisional application）、意匠出願（但し、登録後は公開される）。
【日誌】
（１） Ｆ特許法律事務所のＦくんが、めでたく新司法試験に合格。今後、遊びに誘いやすくなったことを皆、心から喜んでいます。関係者の皆さん、祝賀会やりましょう。
（２） 筆者の出身地であるＦ県で特許事務所を営む弁理士のＨさんより、ＴＥＬを頂く。話をしていて、大学時代を過ごしたＦ市のことを懐かしく思い出す。Ｆ市は、都会と自然とが融合する住みやすく面白い街である。最近、Ｆ市を舞台にした白石一文さんの小説「もしも、私があなただったら」を読んだこともあって、近々Ｆ市を訪れたいと思っている。
（３） Ｙ法律事務所にて、Ｆ弁護士のレクチャーを受ける（内容を書きたいが、タイムリーなことなので割愛）。いろいろとためになりました。その後、新しくできた淀屋橋odona（http://www.odona.jp/index.html）で食事の後、Ｆ弁護士の一推しの「Ｍ」という店へ。最後はＳ弁理士と仲良くラーメンを食べて帰宅。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
- 作者: 白石 一文
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2006/04/20
- メディア: 単行本
